Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En patentagent videreførte ikke en PCT-ansøgning om patent i Danmark i medfør af patentlovens § 31 inden fristens udløb den 2. maj 1988. Patentdirektoratet afslog ansøgningen, da agenten ikke havde reageret på en »reminder« fra firmaets amerikanske fuldmægtig den 25. april 1988. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen, da agenten op til fristudløbet modtog flere erindringsskrivelser uden at reagere.

Den fulde tekst

Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da patentagenten ikke ansås at have udvist fornøden omhu. (* 1)


År 1991, den 18. december afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Arne Holm)

følgende

  

                                        KENDELSE  

 i sagen j.nr. P 16/89:                 Genex Corporation,  

                                        USA,  

                                        v/Patentbureau Chas. Hude  

                                              over  

                                        Patentdirektoratets afgørelse  

                                        af 25. april 1989 af patent  

                                        ansøgning nr. 3685/88.  

Den 1. juli 1988 indleverede firmaet Chas. Hude som patentagent for klageren, firmaet Genex Corporation, USA, en dansk ansøgning om patent på grundlag af international ansøgning. Ansøgningen vedrører »bindingsmolekyler med en enkelt polypeptidkæde«. Genex Corporation havde den 2. september 1987 indleveret en international patentansøgning (PCT) med prioritet fra den 2. september 1986. Danmark var blandt de designerede lande med den følge, at den internationale videreførelse her i landet efter patentlovens § 31 skulle være sket senest den 2. maj 1988.

Samtidig med den danske ansøgning søgtes om genoprettelse efter patentlovens § 72 af de som følge af det anførte bortfaldne rettigheder.

Der er til brug for sagen afgivet forklaring af ansatte i det amerikanske advokatfirmaet Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein (SSKG), som bistod klageren med patentansøgninger i udlandet.

Jorge A. Goldstein, partner i Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein, har forklaret i erklæring af 6. september 1989, at han har haft ansvaret for de udenlandske patentansøgninger i forbindelse med opfindelsen vedrørende de særlige bindingsmolekyler. Goldstein har forklaret, at han normalt ikke har noget med fristovervågning at gøre, idet denne er uddelegeret til medarbejdere.

Vedlagt erklæringen er et brev til klageren, attention Ruth L. Greenstein, dateret den 15. december 1987. I brevet er der nærmere redegjort for de frister, Genex Corporation skulle være opmærksom på, herunder fristerne i forbindelse med proceduren i relation til PCT kapitel I.

I et brev af 1. april 1988 til Ruth L. Greenstein henledes opmærksomheden igen på de forskellige frister, der skal overholdes, hvis ansøgningen ønskes videreført.

I brevet hedder det bl.a.:

»Therefore, if you wish to maintain protection in Denmark and Norway, you must enter the National Phase in both countries within the 20 month period of May 2, 1988.«

Jorge A. Goldstein har forklaret, at han sent om eftermiddagen den 2. maj 1988 blev ringet op fra Genex Corporation, som ønskede ansøgningen videreført i Danmark. Dette var ikke praktisk muligt, fordi anmodningen fra klageren kom på selve dagen for fristens udløb. Goldstein indså med det samme, at fristen for national videreførsel var overskredet.

Der er videre afgivet forklaring af Carolyn P. Moore, »Foreign Filling Administrator«, og Patsy Powers, »Mail and Docket Supervisor«, begge ansat i advokatfirmaet Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein. Carolyn P. Moore og Patsy Powers har nærmere redegjort for firmaets fristovervågningssystem og suppleret Goldsteins forklaring om de begivenheder, der førte til fristens overskridelse.

Carolyn P. Moore har henvist til et brev af 25. april 1988 underskrevet af hende, hvori Ruth Greenstein hos Genex Corporation igen får besked om fristen den 2. maj 1988.

I brevet anføres bl.a.:

»Further to your letter of April 1, 1988, please note that if you wish to proceed with these applications, National Phase processing must be initiated in the above countries by May 2, 1988 . Please provide us with your immediate instructions regarding National Phase entry upon receipt of this letter.«

Blandt ansatte i Genex Corporation har Ruth Greenstein, vicepræsident og husadvokat, Judith Hautala, vicepræsident for teknisk afdeling, Diana Hopkins, patentsekretær og Robert E. Bird, ansvarlig for projektet og den patentretlige behandling, afgivet forklaring.

Robert E. Bird har forklaret, at han havde ansvaret for alle videnskabelige, finansierings- og markedsføringsmæssige tiltag i forbindelse med projektet omkring udviklingen af bindingsmolekyler med en enkelt polypeptidekæde. Han havde desuden ansvaret for administrative og patentretlige frister i forbindelse med projektet. Endvidere var han forpligtet til at anvende 50% af sin tid i laboratoriet. På grund af børskrisen i slutningen af 1987 var han tvunget til at anvende en stadig større del af sin tid på økonomiske forhold.

Bird har i mange år været med i arbejdet omkring formulering af patentdokumenter, men først i forbindelse med dette projekt begyndte han at beskæftige sig med den mere administrative del af patentarbejdet. Den frist, sagen drejer sig om, var den første, hvor Bird var ansvarlig for, at Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein fik instruktioner. Bird var i tvivl om »PCT kapitel II-proceduren«, da der endnu ikke var indarbejdet en rutine for behandlingen af disse frister.

Videre har Bird forklaret, at al korrespondance fra Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein vedrørende patentansøgninger og frister blev sendt til Ruth Greenstein hos Genex Corporation. Greenstein sørgede for, at Bird fik kopi af al korrespondance, som havde med hans projekt at gøre. Bird havde ikke tid til at deltage i selskabets patentmøde den 12. april 1988, som var det sidste patentmøde før fristens udløb den 2. maj 1988. Han havde ansvaret for at bringe spørgsmålet om ansøgningens videreførsel op på dette møde.

Om korrespondancen, som blev videregivet fra Greenstein, har Bird afgivet følgende forklaring:

»Although I received copies of all correspondence directed to Ms. Greenstein sent to from outside counsel Saidman, Sterne, Kessler & Goldstein during the Spring of 1988 which were relevant to my projects, it would not have been unusual for me in the Spring of 1988 not to read my mail on a daily basis due to my overwhelming work responsibilities during that time period. During this period of time, it was not uncommon for me to read all of my incoming mail once a week at the end of the week in order to keep abreast of what was happening within the company. Accordingly, although I believe I received all copies of all correspondence indicating the outstanding patent filing deadlines, I do not have any independent recollection of having reviewed and made notes of all correspondence which was received close to the May 2, 1988 filing deadline for National Phase entry for these two applications.«

Direktoratet meddelte ved skrivelse af 25. april 1989, at klagerens begæring om genoprettelse ikke kunne imødekommes.

Som begrundelse anførte Direktoratet følgende:

»Mr. Bird, der havde ansvaret for, at videreførslen af nærværende ansøgning fandt sted, findes ikke at have udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves idet han ikke reagerede på den »reminder« som Deres amerikanske fuldmægtig sendte den 25. april 1988, kun 8 dage inden fristens udløb.'

Denne afgørelse har Genex Corporation den 26. juni 1989 påklaget til Patentankenævnet og anførte i skrivelse af 11. september 1989, at Direktoratets afgørelse af 25. april 1989 bør omstødes, således at genoprettelsesbegæringen imødekommes. Genex Corporation har overladt arbejdet med patenter til omhyggelige og dygtige mennesker, og der er oparbejdet velfungerende og sikre rutiner for fristovervågning, som normalt fungerer upåklageligt. At fristen alligevel ikke blev overholdt skyldes ikke manglende omhu.

Klageren har bl.a. anført:

»At der alligevel er sket denne for både Genex og SSKG enkeltstående fejl må for det første tilskrives den af børskrisen forårsagede ekstra arbejdsbyrde for flere af de involverede personer, således at deres normale arbejdsrutiner blev forstyrret......

For det andet eksisterede der, på grund af den nyligt åbnede mulighed for anvendelse af PCT kapitel II (selvom denne mulighed ikke eksisterede for så vidt angår Danmark, hvilket tydeligt fremgår af SSKG« breve til Genex), en uklarhed mellem Genex og SSKG i forbindels med, hvad konsekvensen af at give afkald på PCT kapitel II ville være.

Det stod således ikke klart, hvorvidt Genex ved at give afkald på PCT kapitel II herved automatisk gav ordre til overgang til national fase ved 20 måneders dagen, eller hvorvidt det betød, at ansøgningen ikke skulle videreføres overhovedet. Heller ikke denne faktor bør imidlertid komme patentansøger til skade, når henses til, at en vis usikkerhed måtte forventes at eksistere på et så tidligt tidspunkt efter indførelse af PCT kapitel II-muligheden sammenholdt med den ovenfor nævnte ekstraordinære arbejdsbyrde forårsaget af udefra kommende omstændigheder.'

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 4. september 1991.

For klageren mødte ingeniør H.P. Mathiesen, der uddybede den skriftlige klagebegrundelse og afleverede et manuskript til sit indlæg for Ankenævnet.

Ankenævnet skal udtale:

Det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at ansøgeren i tiden op til fristudløbet modtog flere erindringsskrivelser, og at flere for sagen ansvarlige personer var eller burde være bekendt med disse, uden at der blev truffet eller iværksat de nødvendige beslutninger.

De hos ansøgeren ansatte findes herefter ikke at have udvist al den omhu, som med rimelighed kan kræves, hvorefter

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Arne Holm.

Officielle noter

(* 1) Parallel med P 17/89.