Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Patentankenævnet omgjorde Patentdirektoratets afgørelse og afslog registrering af et figurmærke indeholdende ordene ECOTERM A/S, idet der fandtes at være vareartslighed med registreringen ECOTERM

Den fulde tekst

Et varemærke ECOTERM A/S fundet forveksleligt med et for andre varer registreret mærke ECOTERM


År 1992, den 23. juli afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen) følgende

  

                         KENDELSE  

 i sagen j.nr. V 13/91:  Klage fra  

                         ABB Flækt A/B,  

                         Sverige,  

                         v/Dansk Patent Kontor A/S  

                         over  

                         Patentdirektoratets afgørelse  

                         af 21. december 1990 af varemærkeansøgning  

                         nr. 4103/88 fra Ecoterm A/S, Rødovre,  

                         v/Internationalt Patent-Bureau.  

Den 16. juni 1988 ansøgte Ecoterm A/S, Rødovre, ved Internationalt Patent-Bureau om registrering af et figurmærke indeholdende bl.a. betegnelsen ECOTERM A/S i klasse 37. Ansøgningen blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 8. marts 1989.

Den 5. maj 1989 nedlagte Flækt AB, nu ABB Flækt AB, Stockholm, ved Dansk Patent Kontor indsigelse mod registreringen under henvisning til det for indsigelsen under VR 3715 1975 for klasse 11 registrerede varemærke ECOTERM.

Det fremgår af sagen, at indsigeren den 16. november 1973 anmeldte sit varemærke til de svenske patentmyndigheder.

Ansøgeren anmeldte sit firmanavn til det danske Aktieselskabsregister den 5. februar 1974, og dette blev modholdt for indsigerens senere anmeldelse af sit varemærke til Patentdirektoratet, som imidlertid godkendte varemærket under hensyn til den svenske prioritet fra anmeldelsen i Sverige.

Indsigeren anførte til støtte for sin indsigelse »at der - i hvert tilfælde i relation til en række af de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser - foreligger fare for kollision eller i hvert tilfælde krydskollision i forhold til de varer, der er dækket af vor klients nævnte registrering«, og anførte senere i skrivelse af 5. juli 1989.

»Under hensyntagen til at det ansøgte mærke dækker »alle tjenesteydelser« i klasse 37, foreligger der - som påpeget i vor indsigelsesskrivelse - fare for kollision eller i hvert tilfælde krydskollision i forhold til de varer, der er dækket af vor klients varemærkeregistrering nr. 3715/75, der jo netop dækker varer beregnet til anvendelse i bygninger og til bygge-, installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed, dvs. netop det område, der er af interesse for ansøgerfirmaet.

Det fremgår af den vedlagte korrespondance, at Aktieselskabet »Ecoterm A/S« blev registreret i Aktieselskabsregisteret den 5. februar 1974, medens vor klients varemærkeret har prioritet tilbage fra 16. november 1973.

Vor klient kunne således i sin tid have hindret registrering af ansøgerfirmaet som aktieselskab, men af forskellige grunde blev skridt i så henseende fra vor klients side ikke taget i rette tid.

Selv om det ikke lykkedes i tide at få standset registreringen af firmanavnet »Ecoterm A/S« som aktieselskab, er det af afgørende betydning for vor klient at få understreget, at man ikke billiger sameksistensen af varemærkerne »ECOTERM« og ECOTERM A/S', og man ønsker derfor at hindre en eventuel varemærkeregistrering af figurmærke indeholdende betegnelsen »ECOTERM A/S«.'

Ansøgeren anførte i skrivelse af 11. september 1989 hertil:

»Det, direktoratet i første række skal tage stilling til, er, om indsigerne i kraft af mærkeregistreringen eller ansøgerne i kraft af navneregistreringen har den bedste ret til betegnelsen ECOTERM med tilføjelsen A/S for de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser.

Der kan efter vort standpunkt ikke være ringeste tvivl om, at det er ansøgerne, der sidder inde med den bedste ret. På et tidspunkt, hvor intet var til hinder derfor, fik de registreret deres selskabsnavn Ecoterm A/S »rent«, dvs. uden nogen saglig begrænsning i form af en branchetilføjelse: efter sit indhold hjemler denne registrering ansøgerne ret til for en hvilken som helst vare eller tjenesteydelse at bruge dette, deres forretningskendetegn og naturlige varemærke og hindre andre i at bruge samme og i et vist omfang dermed forvekslelige kendetegn. Selskabsnavnet giver derfor klart adkomst til betegnelsen »ECOTERM A/S« i det ansøgte mærke for de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser.

Den ret, indsigermærket hjemler, angår ordet ECOTERM for visse varer i klasse 11, men aldeles ikke betegnelsen »ECOTERM A/S« for de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser. Indsigerne kan altså ikke påvise nogen som helst ret til det ansøgte mærke.

Indsigermærket er efter vor opfattelse næppe heller forveksleligt med det ansøgte: thi mærkerne angår langt fra samme gebet og adskiller sig som sådanne tydeligt nok fra hinanden: der erindres om, at det ansøgte ikke er »ECOTERM«, men den ansøgerne tilkommende og tilhørende betegnelse »ECOTERM A/S« som led i et figurmærke.

I denne forbindelse må det også spille ind, at indsigerne må siges at have akkviesceret ved ansøgernes selskabsnavn. De kunne ikke have hindret dets registrering, sådan som de er inde på, thi deres varemærkeansøgning blev først indgivet mere end tre måneder derefter, og når indsigermærket blev registreret, skyldes det formentlig alene påberåbt konventionsprioritet. Den omstændighed, at indsigerne i sin tid undlod under henvisning til konventionsprioriteten at angribe selskabsnavnet (hvilket dog ikke havde kunnet føre til udslettelse, men højst en i forhold til prioritetsvarefortegnelsen adskillende angivelse) og nu ærgrer sig derover må være deres egen risiko, og i hvert fald ikke ansøgernes. Selskabsnavnet har bestået i over 15 år, og enhver mulighed for at angribe det er for længst forpasset. Under hensyntagen til indsigernes accept gennem halvandet decennium må deres mærke, der i og for sig formelt kolliderer med selskabsnavnet, fortolkes sådan, at det ikke omfatter andet og mere end de af varefortegnelsen udtrykkeligt dækkede varer.'

I skrivelse af 29. januar 1990 anførte indsigeren:

»Vi skal i denne forbindelse henvise til det i vort indlæg af 5. juli 1989 anførte angående den korrekte prioritetsrækkefølge mellem registreringen som varemærke af vor klients mærke og registreringen som aktieselskab af ansøgerfirmaet.

Når det samtidig erindres, at der for en række af de af klasse 37 omfattede tjenesteydelsers vedkommende i høj grad kan siges at være tale om krydskollision i forhold til de af vor klient's registrering omfattede varearter i klasse 11, er det af vital interesse for vor klient at hindre en registrering som varemærke af ansøgerfirmaet.

Som anført i varemærkelovens § 3 må enhver i sin erhvervsvirksomhed anvende sit firmanavn som varemærke, for så vidt det ikke sker på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres varemærke. Når henses til den »Historiske« udvikling i den foreliggende sag mellem selskabsnavnet »ECOTERM A/S« og varemærket »ECOTERM« vil det således ikke være muligt for vor klient at hindre selskabet Ecoterm A/S i at anvende deres selskabsnavn i forbindelse med markedsføringen af deres produkter.

Derimod åbner Varemærkelovens regler ikke mulighed for opnåelse af registrering som varemærke af det omhandlede selskabsnavn, jf. her »Håndbog i varemærkeret« ved Hude-Olsen, side 133, linie 9 ff. Det anføres her: »Efter afsigelse af denne dom (UfR 1931.206 »FIDUCIA-dommen«) er det stedse antaget i Registreringspraksis, at navnet på et firma må være udelukket fra registrering som varemærke ifølge par. 4, nr. 4, uanset om firmaindehaverens og varemærkeindehaverens brancher er vidt forskellige'.

Den beskyttelse, som ansøgerne opnår ved anvendelse af deres selskabsnavn i forbindelse med deres varer og tjenesteydelser er af en begrænset form, medens en registrering som varemærke af selskabsnavnet vil give en bredere beskyttelse af betegnelsen, hvilket må formodes at være årsagen til varemærkeansøgningen.'

Ansøgeren kommenterede dette i skrivelse af 30. maj 1990:

»Indsigerne erkender nu udtrykkeligt ansøgernes ret til at bruge deres selskabsnavn (naturlige varemærke) ECOTERM A/S som varemærke, herunder i den ansøgte udformning, og at de ikke har nogen mulighed for at hindre denne brug. Når en sådan erkendelse lægges for dagen, er det uforståeligt, at indsigelsen mod samme mærkes registrering opretholdes.

Det virker også uforståeligt, at indsigerne til støtte for dette standpunkt vil påberåbe sig FIDUCIA-dommen. Ifølge den var det i strid med det ældre Aktieselskabet Fabriken Fiducia's navn, at et andet (engelsk) selskab havde opnået en yngre registrering af ordet FIDUCIA som varemærke. Den angår altså ikke forholdet mellem to varemærker, som her foreligger, men nok en konflikt i lighed med den, der i sin tid forelå ved indsigermærkets registrering, og som forlængst er løst: i første omgang ved den af indsigerne påberåbte konventionsprioritet og dernæst ved deres massive passivitet, som tidligere omtalt. Derimod kan naturligvis ikke udledes af dommen, sådan som indsigerne forsøger, at ansøgerne ikke må gøre deres eget velerhvervede selskabsnavn til genstand for varemærkeregistrering, tværtimod.

Det totalt uangribelige selskabsnavn giver klart adkomst dertil, herunder i den loyale form »ECOTERM A/S« i det ansøgte figurmærke for de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser. Indsigerne kan ikke påvise nogen som helst ret dertil, thi deres mærke, ordet ECOTERM uden strukturangivelsen A/S, adskiller sig tydeligt derfra og angår derhos væsensforskellige produkter. Indsigerne taler ganske vist om krydskollision, men den er vanskelig for os at få øje på: på den ene side drejer det sig om de i varefortegnelsen til indsigermærket angivne, bestemte færdige industrielle varer i klasse 11 og på den anden side de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser, der er noget helt andet, nemlig den service det er at udøve håndværk på stedet, f.eks. tømrer-, snedker- eller murerarbejder.'

Direktoratet afviste ved sin afgørelse af 21. december 1990 indsigelsen med følgende begrundelse:

»I medfør af bestemmelsen i § 3 i varemærkeloven må enhver i sin erhvervsvirksomhed anvende sit firmanavn som varemærke, for så vidt det ikke sker på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres varemærker, og i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6, må et mærke ikke registreres, når det er forveksleligt med et her i landet efter en tidligere anmeldelse registreret varemærke.

Det afgørende for udfaldet af afgørelse i denne sag er, om mærkerne er forvekslelige.

For at to varemærker skal anses for forvekslelige, skal der være såvel mærkelighed som varekollision eller ligeartethed. Det registrerede varemærke består af selve ordet ECOTERM, og der må siges at være mærkelighed mellem dette mærke og det ansøgte mærke, der indeholder ECOTERM stående på en dominerende plads efterfulgt af et lille as. Under hensyn til det ansøgte mærke er et udpræget figurmærke, og at mærket rent faktisk indeholder ansøgers registrerede selskabsnavn, er mærkerne dog hverken identiske eller næsten identiske.

Det skal dernæst oplyses, at der ikke er tale om direkte kollision mellem varer i klasse 11 og tjenesteydelser i klasse 37, men at der muligvis foreligger en vis ligeartethed mellem de nævnte varer og tjenesteydelser.

Ved en samlet vurdering af mærkelighed og ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser er det dog direktoratets opfattelse, at mærkerne ikke er forvekslelige, og indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.«

Indsigeren påklagede afgørelsen den 19. februar 1991 og anførte i sin klagebegrundelse.

»Da de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser er nært beslægtede med de varer, der er omfattede af klasse 11, foreligger der kollisionsfare mellem de to mærker. Som det fremgår af vedlagte kopi fra Kompas-vejviseren, er virksomhedsområdet for ansøgerfirmaet: Tømrer, snedkerarbejde, isoleringsarbejder, bygningsforbedring.

Netop indenfor dette område vil der i vid udstrækning være anvendelse for de varer, som er omfattet af vor klients registrerede varemærke. Der foreligger således ikke blot en »vis ligeartethed« mellem de respektive varer og tjenesteydelser, men klar kollision.

Samtidig er det ansøgte mærke så lig vor klients ældre varemærke, at fare for forveksling er uundgåelig.

Ved bedømmelsen af forvekslelighedsspørgsmålet bør det tillægges vægt, at firmadominanten »ECOTERM« er det bærende element i det ansøgte mærke. Figurbestanddelen i det ansøgte mærke »slører« umiddelbart i registreringsøjemed betydningen af den nævnte firmadominant.

Der kan ikke være tvivl om ansøgerfirmaets ret til at benytte sit selskabsnavn, men benyttelse af selskabsnavnet som varemærke, må kun finde sted, hvis det sker på en måde, der ikke er egnet til at fremkalde forveksling med andres varemærke, jf. varemærkelovens § 3. Heraf følger, at den firmamæssige benyttelse af betegnelsen »ECOTERM A/S« ikke kan hindres på baggrund af vor klients varemærkeregistrering, men den ved registrering som varemærke tilsigtede udvidede beskyttelse af firmabetegnelsen bør kunne hindres på basis af vor klients ældre rettigheder, jf. U 1963, 719.

Ganske vist er figurbestanddelen af det ansøgte mærke fremtrædende, men dette rokker ikke ved det faktum, at der ved forvekslelighedsvurderingen ifølge sædvanlig dansk varemærkepraksis lægges afgørende vægt på ordbestanddelen af figurmærker. At der foreligger identitet eller næsten identitet mellem vor klients varemærkeregistrering »ECOTERM« og ordbestanddelen af det ansøgte mærke »ECOTERM A/S« kan ikke betvivles.'

Ansøgeren kommenterede dette i skrivelse af 17. maj 1991.

»Som sådanne adskiller mærkerne sig tydeligt fra hinanden, det ene er et figurmærke, og det andet er et rent ordmærke, og de angår derhos vidt forskellige gebeter, henholdsvis varer og tjenesteydelser.

Selve det ansøgte mærke er domineret af rent figurlige elementer, der selvsagt intet har med ordmærket at gøre, og den eneste lighed beror på, at det for neden indeholder angivelsen »ECOTERM A/S«, der kommer i en vis nærhed af det ældre mærke. Dette er imidlertid ansøgernes selskabsnavn, der derved anvendes som deres naturlige varemærke på loyal vis med strukturangivelsen A/S. Som sådanne er de to mærker dog efter vor opfattelse hverken identiske eller kvasiidentiske, hvorved iøvrigt bemærkes, at TERM må anses som et svagt mærkeelement. Og en til identitet grænsende lighed er efter praksis påkrævet for, at et mærke, der angår varer, anses for forveksleligt med et, der angår tjenesteydelser (om de ellers har noget med hinanden at gøre).

Hvad produktligheden angår, er der efter vor opfattelse vid forskel på de af varefortegnelsen til klagernes mærke omfattede bestemte, færdige industrielle varer i klasse 11, der iøvrigt forekommer ret specielle, og de af klasse 37 dækkende tjenesteydelser, der består i at udøve håndværk på stedet, f.eks. tømrer-, snedker-, murer- og isoleringsarbejder og bygningsforbedringer på huse.'

Der henvistes til direktoratets godkendelse af DANCOTHERM i klasse 17 over for DANTHERM i klasse 37, og ansøgeren fortsatte:

»Hertil kommer, at ansøgernes naturlige varemærke, ECOTERM A/S, er registreret rent som selskabsnavn, dvs. uden branchebetegnelse eller anden begrænsning. Efter sit indhold hjemler det for enhver vareart eller tjenesteydelse eneret dertil og beskyttelse mod dermed forvekslelige betegnelser. Klagerne erkender da også klart denne ret til brug deraf, men ønsker trods dette at modsætte sig, at samme som led i det ansøgte figurmærke varemærkeregistreres, idet det hævdes, at beskyttelsen vil blive udvidet. Deri kan vi ikke være enige, thi den eneste lakune i selskabsnavnets brugsområde udgøres af de specielle varearter i klasse 11, som klagernes mærke dækker, medens den reelle eneret og brugsret er ubegrænset på alle andre områder, herunder klasse 37, som ansøgningen angår. Og det har da også i mere end 15 år været brugt på netop dette område og vil ikke kunne standses.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at klagerne naturligvis ikke kunne have hindret registrering af ansøgerfirmaet som aktieselskab, thi det blev registreret tre måneder inden klagernes varemærkeansøgning blev indleveret. Denne kom igennem i kraft af svensk konventionsprioritet, og på samme grundlag kunne de nok have krævet ansøgernes selskabsnavn ændret, f.eks. således at der blev optaget en branchebetegnelse. Imidlertid har de gennem mere end 15 års passivitet forpasset enhver mulighed for at angribe det. Det står urokkeligt fast i sin rene form og har, som nævnt, siden dets registrering været anvendt netop for tjenesteydelser, som klasse 37 angår.«

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 4. juni 1992.

Ansøgeren mødte ikke.

For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson, som havde lejlighed til at udtale sig.

Ankenævnet skal udtale:

Selv om indsigeren i mange år har tolereret ansøgerens brug af ECOTERM som selskabsnavn, findes isolationsarbejde på bygninger så nært beslægtet med varmebesparende installationer til bygninger, at ansøgeren ikke mod indsigerens protest bør kunne opnå varemærkeregistrering i hele klasse 37 af en figur, hvori ECOTERM udgør en dominerende del.

Herefter

bestemmes:

Varemærkeansøgning nr. 4103/88 afslås.

  

 Grønning-Nielsen.                              Hans Chr. Thomsen.  

                       J.C. Warnich-Hansen.  

Officielle noter

Ingen