Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Patentankenævnet omgjorde Patentdirektoratets afgørelse og fandt, at der er mærkelighed mellem det ansøgte figurmærke VIDEOMUSIC og det registrerede MTV MUSIC TELEVISION, idet begge indeholder afbildninger af bogstavet M og idet det ansøgte VIDEOMUSIC vedrører noget meget karakteristisk, som er forveksleligt med mærket MTV MUSIC TELEVISION

Den fulde tekst

2 figurmærker indeholdende bogstavet M anset for forvekslelige


År 1992, den 12. oktober afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

  

                        KENDELSE  

 i sagen j. nr. V 9/91: Klage fra  

                        MTV Networks Inc.,  

                        USA.,  

                        v/Patentbureau  

                        Hofman-Bang & Boutard A/S  

                        over  

                        Patentdirektoratets afgørelse  

                        af 27. november 1990 af varemærke-  

                        ansøgning nr. 8393/88 fra  

                        Beta Television S.p.A.,  

                        Italien,  

                        v/Patentbureau  

                        Budde, Schou & Co. A/S.  

Den 1. december 1988 indleverede Beta Television S.p.A., Italien, en ansøgning om registrering af varemærket VIDEOMUSIC (figurmærke) for visse nærmere angivne varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 16, 38 og 41. Ansøgningen blev den 21. december 1989 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 20. februar 1990 nedlagde MTV Networks Inc., USA, i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2 indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: ».....

Til støtte for indsigelsen gøres det under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6 gældende, at det anmeldte mærke er forveksleligt med det for vor klient under VR 3179 1985 registrerede varemærke M TV MUSIC TELEVISION figurmærke omfattende alle varer i klasserne 9, 16, 18, 24 og 25 og samtlige tjenesteydelser i klasse 41.

I relation til vor påstand om, at det anmeldte mærke er forveksleligt med vor klients forannævnte registrerede varemærke, bemærkes det, at mærkerne stort set har den samme grafiske udformning. Derudover er mærkerne stort set opbygget på samme måde, hvorved bemærkes, at »M«-et i begge mærker er det dominerende element, som fremtræder sort på hvid baggrund. Endvidere er der i hhv. det anmeldte mærke og indsigernes mærke i »M«-et indsat bogstaver/ord.

Ordet MUSIC indgår i begge mærker, og ordet TELEVISION giver samme association som VIDEO.

Endelig bemærkes det, at der foreligger varekollision for så vidt angår klasserne 9, 16 og 41.

Ud fra de ovenfor anførte betragtninger er det således indsigernes opfattelse, at det anmeldte mærke bør afslås i medfør af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, jf. § 6, stk. 1.'

I skrivelse af 23. april 1990 bestred ansøgeren, at mærkerne er forvekslelige. Ansøger anførte: ».....

Såvel det ansøgte mærke som det registrerede mærke består af figurmærker indeholdende et enkelt bogstav i særlig udførelse samt ord, der i sig selv er uregistrerbare, da de er generiske. Ved vurdering af mulig lighed mellem sådanne kombinerede figurmærker bliver helhedsindtrykket af mærkerne absolut afgørende. Det må afvises, at helhedsindtrykket af det ansøgte mærke på nogen måde skulle være lig med helhedsindtrykket af det registrerede mærke under VR 3179/85. At der i begge mærker forekommer en afbildning i særlig udførelse af bogstavet M kan på ingen måde være tilstrækkelig til at statuere forvekslelighed. En registrering af et mærke, der indeholder et bogstav i særlig udformning, giver ikke registreringshaveren eneret mod andres registrering af andre udførelsesformer af det samme bogstav. Den udførelsesform, der er benyttet for bogstavet M i det ansøgte mærke, afviger stærkt fra den udførelsesform, der er benyttet for bogstavet M i det registrerede mærke. I det ansøgte mærke er der en dyb nedadgående vinkel mellem de to vandrette streger i bogstavet M, hvor der i det registrerede mærke er en ganske kort vinkel. De to udførelsesformer af bogstavet M har således intet tilfælles. De øvrige elementer i de to mærker består som nævnt af generiske betegnelser. Det forhold, at der måtte være et begrebsmæssigt fællesskab mellem de i mærkerne indeholdte generiske betegnelser, kan ikke vurderes som et forhold, der skulle påvirke ligheden mellem de to mærker.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 27. november 1990 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

»Der foreligger varekollision, og det afgørende for, om mærkerne kan anses for forvekslelige, må derfor være, om der er mærkelighed mellem de to figurmærker. Det er direktoratets opfattelse, at mærkerne ikke er forvekslelige. Figurmærkerne indeholder begge afbildningen af bogstavet M i forskellig udformning kombineret med henholdsvis ordene VIDEO og VIDEOMUSIC i det ansøgte mærke og ordene TV og MUSIC TELEVISION i det registrerede mærke. Imidlertid er der ikke med indsigernes registrering opnået eneret til bogstavet M, , men alene til M'et i den viste udførelse kombineret med de øvrige elementer i mærket. Det er derfor de to figurmærker i deres helhed, der skal bedømmes. Det ansøgte figurmærke er udført i gråtoner og består af bogstavet M kombineret med ordet VIDEO og under bogstavet M strækkende sig ud til begge sider er anført ordet VIDEOMUSIC. Det registrerede mærke er udført i stærkt sort/hvidt og består af bogstavet M udført på anden måde kombineret med ordet TV og lige nedenunder er anført ordene MUSIC TELEVISION. Uanset at de begge indeholder et stort M som den dominerende del af mærkerne, er der således stor forskel i enkelthederne, herunder i særdeleshed i de farver, hvori mærkerne er udført.«

Denne afgørelse har klageren MTV Networks Inc., USA., ved skrivelse af 28. januar 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes. Klageren har indleveret en ankebegrundelse, hvor der anføres følgende: ».....

Det er appellantens opfattelse, at der består den fornødne mærkelighed mellem de her omhandlede to figurmærker, begge indeholdende på distinktiv måde bogstavet M. Bogstavet M i begge mærker er det absolut distinktive og dominerende element, mens øvrige elementer såsom TV, MUSIC TELEVISION og VIDEO, VIDEOMUSIC alene er beskaffenhedsangivende elementer, hvortil der næppe kan opnås eneret.

Det er appellantens opfattelse, at det faktum, at der netop foreligger varekollision, er en skærpende omstændighed, der betyder, at der skal bestå større adskillende elementer, end ellers havde været nødvendigt, altså hvis der ikke havde bestået varekollision.

Begrebet forvekslelighed er produktet af mærkelighed og vareartslighed, og såfremt det ene til fulde kan bekræftes, må der nødvendigvis herske en strengere bedømmelse af det andet element i forvekslingsbegrebet, her mærkeligheden.

Dertil kommer, at de enkelte elementer i mærket, udover de beskaffenhedsangivende, er indsat i samme stil, idet betegnelsen TV i appellantens mærke er indsat i det dominerende M med skrå skrift, dog i væsentlig mindre udformning, ligesom betegnelsen VIDEO tilsvarende er indsat med skrå og ligeledes med mindre skrift.«

I skrivelse af 23. maj 1991 har klageren uddybet indsigelsen. Klageren anfører følgende:

»I fortsættelse af vor ankeskrivelse af 28. januar 1991 skal vi hermed nærmere uddybe indsigernes brug af betegnelsen MTV i Danmark.

Materialet omfatter imidlertid ikke blot Danmark men Europa, idet der er tale om en indsiger, der driver betydelig virksomhed i Amerika, Vesteuropa og andre industrielt udviklede lande.

Forståelsesmæssigt skal det understreges, at MTV ikke er et TV-program på linie med Danmarks Radio, BBC eller andre lignende systemer, hvor en forbruger eller seer vælger en kanal og herefter koncentrerer sig om denne. MTV udbyder i konkurrence med andre et løbende videomusikprogram, som forbrugerne abonnerer på, og som de kan tænde for, når de ønsker det. Programmet kører døgnet rundt.

I Danmark var der pr. 31. juli 1990 tilsluttet 561.185 forbrugere, jf. bilag 1 , hvilket imidlertid pr. 1. marts 1991 er øget til 647.191 forbrugere, jf. bilag 2 . Man kan i princippet ikke tale om egentlige husstande, da en del af dem er tilsluttet via for eksempel KTAS Kabel TV, nemlig 230.000, jf. ligeledes bilag 2 .

De egentlige tal skal derfor øges betydeligt, idet en gennemsnitlig husstand på 2-3 personer i Danmark selvsagt øger antallet af brugere. Det vil ikke være for meget at sige, at en tredjedel af Danmarks befolkning er daglige forbrugere af MTV.

Samtidig vil det kunne konstateres, at den omspændende virksomhed i Vesteuropa og visse lande i Østeuropa samt Israel alt i alt har en lytterskare på 14.721.577 daglige forbrugere, jf. bilag 1 , hvortil kommer det »bagvedliggende« antal medlemmer af en husstand.

Det vil formentlig også være interessant at notere sig, hvornår disse programmer ses, hvilket illustreres ved vedlagte grafer, jf. bilag

3 . Af disse fremgår det, at befolkningen ser for 84%»s vedkommende mellem kl. 7.00 til kl. 16.00. Men interessant nok er også, at den samlede husstand ser disse programmer mellem kl. 16.00 og kl. 24.00, og at en mere beskeden del iagttager programmet i nattetimerne. Men såvel den voksne del af befolkningen som en del yngre må formodes at iagttage disse programmer med en procentdel, der dækker så meget som 71% af de tilsluttede forbrugere, hvortil vi igen kan tilføje den bagvedliggende husstands medlemmer.

I sammenligning med for eksempel TV2 kan det konstateres, at 66,7% af forbrugerne over en 4 ugers periode har set MTV, holdt over for, at den samme husstand også har benyttet TV2, jf. bilag 3 . Det kan altså konstateres, at over halvdelen af danske TV-seere benytter MTV.

På denne baggrund synes der at være ført fuld dokumentation for, at MTV er indarbejdet i varemærkelovens forstand som et kendetegn for indsigernes varemærke således, at MTV er almindeligt kendt som kendetegn for indsigernes udbydelse af tjenesteydelser.

Indsigelsen er selvfølgelig først og fremmest nedlagt på basis af indsigernes registrerede varemærke VR 3179 1985 MTV MUSIC TELEVISION figurmærke, der omfatter alle tjenesteydelser i klasse 41. Registreringen dækker med andre ord både computerteknik, radio- og TV-teknik, tryksager, lædervarer, accessories mv., beklædningsgenstande samt underholdningsvirksomhed.

Der er altså fuldstændig vareartslighed med den beskyttelse, som er søgt af Beta Television S.p.A. under varemærkeanmeldelse VA 8393 1988 M VIDEO VIDEOMUSIC.

Der vil næppe være tvivl om, at disse to betegnelser MTV MUSIC TELEVISION og M VIDEO VIDEOMUSIC indbyrdes er forvekslelige, i og med det dominerende element i mærkerne er det stiliserede M, hvori er indsat med skrå skrift henholdsvis betegnelsen TV og betegnelsen VIDEO, og som undertekst MUSIC TELEVISION, respektivt VIDEOMUSIC.

Det kan ikke tit nok understreges, at det er det udviskede erindringsbillede, der er afgørende for forbrugerens iagttagelse, jf. varemærkelovens betænkning nr. 199 af 1958, pag. 107, anden spalte, hvor det hedder, at det ikke er de to mærker, der er anbragt ved siden af hinanden, der skal bedømmes, men bedømmelsen skal ske på det ofte langt mere overfladiske hovedindtryk, som mærket må antages at efterlade hos en umistænksom køber, der i det afgørende øjeblik kun ser et mærke for sig .

Køberen, eller forbrugeren i nutidens sprogbrug, må formodes alene at være bekendt med en betegnelse, nemlig MTV, nemlig indsigernes betegnelse. Dertil kommer, at den figurmæssige udformning gengives i landets aviser, jf. bilag 4 , som viser en side af dags datos Berlingske Tidendes TV-programmer. Det vil her i øvrigt kunne konstateres, at betegnelsen anvendes for et program, der dækker hele døgnet.

Indsigerne må holde for, at de respektive mærker er så visuelt lig hinanden, at de i figurmæssig udformning er forvekslelige.

Betegnelsen MTV er imidlertid også brugt i et sådant omfang, at der foreligger ikke blot almindelig brug, men også indarbejdelse.

Indsigelse støttet på en ordmærkemæssig udformning af ordet er således til stede, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6, hvorefter et varemærke ikke kan registreres, når det er forveksleligt med et her i landet anvendt varemærke, når dette er taget i brug på et tidspunkt, der ligger forud for anmeldelsen om registrering, og når det vedvarende anvendes her.

Samtidig kan varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7 også komme på tale, idet det må antages at være anmelderne bekendt, at betegnelsen var ikke blot registreret men også anvendt her i landet, og at anmelderne burde kende denne brug.

Som dokumentation herfor, jf. bilag 5 , fremlægges en række artikler fra

Aalborg Stiftstidende

BT

Fyns Stiftstidende/Morgenposten

Frederiksborg Amts Avis

Information

Vejle Amts Folkeblad

Fredericia Dagblad

Lolland-Falsters Folketidende

Berlingske Tidende

Ekstra Bladet

Midtjyllands Avis

Levende Billeder

Markedsføring

Se & Hør

Horsens Folkeblad

Aarhus Stiftstidende

Det Fri Aktuelt og

Fagbladet,

hvor en række journalister har skrevet en række artikler om MTV, fremhævet således som det bør ske med et kendetegn, nemlig med versaler.

I en artikel i Aalborg Stiftstidende af 1. december 1990 omtales MTV ikke blot som sådan, men også under programmerne, for eksempel The Coca Cola Report.

I BT af 16. november 1990 er der ingen tvivl om, at MTV er det fremhævende moment i artiklen til læserne.

Der er altså ingen tvivl om, at journalisterne kommunikerer et budskab ud til forbrugerne under ordmærket MTV.

Fra tidsskriftet Levende Billeder, der omhandler kendte film, er der en artikel af 5. oktober 1990 om MTV, og her anvendes både det registrerede logo og den brug, der gøres af bestanddelen MTV, altså anvendt som kendetegn indarbejdet for indsigernes virksomhed. Baggrund for denne artikel er netop, at MTV uddeler en »Video Award 1990«, jf. nederst i nævnte artikel. I det med gult indrammede er der en direkte omtale af, hvad MTV er, og omtalen her af hvilke kunstnere, der optræder i MTV, bidrager naturligvis til at øge kendskabet til MTV. Det er de efterhånden velkendte stjerner som Madonna, Michael Jackson etc. Sidst i artiklen på bladets pag. 27 hedder det: »Den eneste sejrherre er MTV Music Television - 80'ernes og 90'ernes største kulturfaktor.«

Yderligere dokumentation behøves næppe for at dokumentere indarbejdelse af betegnelsen MTV.

Blot for fuldstændighedens skyld bemærkes, at det kontaktnet, som MTV besidder er landsdækkende.

På denne baggrund finder vi, at betegnelsen MTV både som figurmærke og som ordmærke er forvekslelig med det anmeldte mærke M VIDEO VIDEOMUSIC figurmærke, og at anmeldelsen VA 8393 1988 bør afslås fra varemærkeregistrering.

Det skal understreges, at den omstændighed, at der er tale om vareartslighed, øger kravene til de adskillende elementer i de respektive mærker, og det ses ikke at være tilfældet her med det stiliserede M i det anmeldte mærke.

Der er forsåvidt ingen grund til, at anmelderne har valgt bogstavet M som kendetegn, man kunne lige så godt have benyttet bogstavet V, når det nu er det først angivne bogstav i ordet VIDEOMUSIC, jf. indsigernes mærke, der indledes med et stiliseret M i MUSICTELEVISION. Netop dette giver grund til at formode, at anmelderne har til hensigt at skabe forveksling med indsigerne, eller i hvert fald ikke har været blind for, at dette kan ske.'

Ansøgeren har ved skrivelse af 11. oktober 1991 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført:

»ad Klagebegrundelse a.

For så vidt angår klagernes anbringende om at have erhvervet varemærkeret gennem indarbejdelse til MTV som bogstavmærke bemærkes følgende:

a.MTV er ikke i sig selv registrerbart.

b.Indarbejdelse kan gøre bogstavssammensætninger registrerbare.

c.Indklagede finder ingen anledning til at gå ind på, hvorvidt klagerne måtte have erhvervet varemærkeret gennem indarbejdelse til MTV, således at klagerne i givet fald ville kunne opnå varemærkeregistrering for MTV som bogstavmærke.

d.Såfremt man måtte lægge til grund, at klagerne har erhvervet varemærkeret til MTV, gælder en sådan varemærkeret baseret på indarbejdelse kun MTV og ikke f.eks. M, T eller V.

e.Indklagede må således afvise, at klagerne på basis af en eventuel indarbejdelse af MTV kan erhverve eneret til noget af de pågældende tre bogstaver særskilt. Klagerne kan på grundlag af en eventuelt erhvervet varemærkeret til bogstavsammensætningen MTV ikke hævde nogen rettigheder overfor indklagede for så vidt angår bogstavet M.

ad Klagebegrundelse b.

a.For så vidt angår klagernes anbringende om forvekslelighed mellem klagernes registrerede varemærke reg. nr. 3179/85 (bilag B) og ansøgernes mærke (bilag A) bemærkes følgende:

Vi skal ganske henvise til det i vor skrivelse af 23. april 1990 (bilag D) og Patentdirektoratets skrivelse af 27. november 1990 (bilag E) anførte.

Specielt bemærkes, at et bogstav som ovenfor nævnt ikke i sig selv er registrerbart.

b.I klagernes registrering nr. 3179/85 (bilag B) indgår en billedmæssig udformning af bogstavet M i et billedmærke. Klagerne har ikke gennem registreringen af det pågældende billedmærke erhvervet nogen eneret til bogstavet M.

c.De to billedmærker adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden i varemærkelovens forstand.

ad Klagebegrundelse c.

Til klagernes anbringende om, at betegnelserne MTV MUSIC TELEVISION og M VIDEO MUSIC skulle være forvekslelige anføres følgende:

Vi har vanskeligt ved at følge klagernes argumentation på dette punkt. Klagerne har ikke gennem deres registrering erhvervet nogen eneret til mærkeelementerne M, TV, MUSIC, TELEVISION.

ad klagepunkt d.

Med hensyn til klagernes anbringende om, at indklagede »lige så godt kunne have benyttet bogstavet V ... Netop dette giver grund til at formode, at anmelderne har til hensigt at skabe forveksling med indsigerne, eller i hvert fald ikke har været blind for, at dette kan ske« bemærkes følgende:

Da der er tale om musik på video forekommer det naturligt at benytte bogstavet M. Klagerne, henholdsvis klagernes varemærkeagenter, ses ikke at være berettiget til at insinuere odiøse hensigter hos indklagede.

Af supplerende klagebegrundelse (bilag G), side 5, synes at fremgå, at klagernes reelle indsigelsesbegrundelse er, at det anmeldte mærke indeholder bogstavet M. Klagerne gør gældende, at deres angiveligt indarbejdede kendetegn er MTV, altså ikke M. Et firma, der vælger tal eller bogstaver, henholdsvis tal eller bogstaver som mærkebestanddele, vil vide, at der er en naturlig begrænsning af beskyttelsesvidden. Når klagerne anfører, at indklagede »lige så godt« kunne have benyttet bogstavet V, må det således siges at klagerne »lige så godt« kunne have valgt et mærke med større slagkraft. Eksempelvis ville intet have hindret klagerne i at have valgt bogstavet M som kendetegnende varemærke i forventning om gennem indarbejdelse at kunne erhverve varemærkeret til nævnte bogstav. Det fremgår af foreliggende skrivelser fra klagerne, at det ikke af klagerne gøres gældende, at klagerne har varemærkeret til bogstavet M.'

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 14. september 1992.

For klageren mødte advokat Christian Levin Nielsen.

For ansøgeren mødte advokat Tom Friis-Mikkelsen.

Klageren anmodede om udsættelse af sagens behandling, idet han henviste til nogle tilsvarende verserende retssager i Italien.

Ansøgeren protesterede imod en udsættelse af sagen.

Efter votering besluttede ankenævnet at fortsætte sagens behandling på det foreliggende grundlag.

Parterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til de afgivne skriftlige indlæg.

Klageren påpegede navnlig, at der er tale om nøjagtig samme ydelse, nemlig salg af musikvideoer, at de respektive mærker er så visuelt lig hinanden, at de i figurmæssig udformning er forskellige, og at betegnelsen MTV er brugt i et sådant omfang, at man kan tale om en egentlig indarbejdelse.

Ansøgeren fandt, at mærkernes grafiske udformning er forskellig, og at der ikke er noget odiøst i, at ansøgeren har ladet sig inspirere af klagerens mærke, når blot mærkerne efter en helhedsvurdering ikke er forvekslelige.

Ankenævnet skal udtale:

Idet det lægges til grund, at der mellem de to figurmærker er fuldstændigt varesammenfald, at figurmærkerne begge indeholder afbildninger af bogstavet M, og at det ansøgte mærke VIDEOMUSIC, vedrører noget meget karakteristisk, som er forveksleligt med mærke M TV MUSIC TELEVISION

bestemmes:

Varemærkeansøgning nr. 8393/88 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J.C. Warnich-Hansen.

Officielle noter

Ingen