Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Patentankenævnet omstødte Patentdirektoratets afgørelse i indsigelsessagen, hvorefter det registrerede varemærke MAC var fundet forveksleligt med mærkerne SUPERMAX og SUPERMAX MULTISERVER.

Den fulde tekst

Varemærket MAC ikke forveksleligt med mærkerne SUPERMAX og SUPERMAX MULTISERVER.

År 1995, 31. juli afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

  

                                KENDELSE  

 i sagen j.nr. V 9/94:          Klage fra  

                                Apple Computer, Inc.,  

                                USA,  

                                v/Patentbureauet Chas. Hude  

                                      over  

                                Patentdirektoratets afgørelse  

                                af 7. januar 1994 om gyldigheden  

                                af varemærkeregistrering  

                                nr. 9306 1992 efter indsigelse fra  

                                Dansk Data Elektronik A/S,  

                                Herlev,  

                                v/Patentbureauet  

                                Hofman-Bang & Boutard A/S.  

Den 23. november 1983 indleverede klageren, Apple Computer, Inc., USA v/Patentbureauet Chas. Hude, en ansøgning om registrering af varemærket MAC for alle varer i klasse 9.

Varemærket blev registreret den 9. oktober 1992 for klasse 9: Databehandlingsudstyr, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) og magnetiske databærere.

Den 11. november 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 11. januar 1993 nedlagde Dansk Data Elektronik A/S v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

»....Indsigelsen foretages på vegne af Dansk Data Elektronik A/S, der er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 294-1985 SUPERMAX ordmærke samt VR 05.952-1992 SUPERMAX MULTISERVER , hvilke registreringer omfatter hhv. for den først nævntes vedkommende klasse 9: datamater, samt hele klasse 42, og for den sidst nævntes vedkommende både klasse 9 og klasse 42 i sin helhed.

Der er med andre ord tale om fuldstændig vareartslighed og dette giver i sig selv skærpede krav til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger mærkelighed. Selve bestanddelen i mærket er oplagt MAC hhv. - MAX , idet betegnelsen SUPER selvsagt er en svag varemærkebestanddel, jvf. .... hvor netop betegnelsen SUPER er nævnt blandt de betegnelser, der af og til kan tillægges selvstændig varemærkekarakter. Selvfølgelig kan der ikke ganske ses bort fra betegnelsen i det samlede varemærke SUPERMAX , men der kan ifølge praksis ikke lægges stor vægt på sådanne forstavelser eller bestanddele. Selv om der ikke kan ses fuldstændig bort fra betegnelsen SUPER i indsigernes mærke, er og bliver varemærkerbestanddelen - MAX , og denne er utvivlsomt forvekslelig med det anmeldte mærke. Når der som anført tilmed skal stilles større krav til adskillelige elementer i forbindelse med tilfælde, hvor der foreligger klar vareartslighed, må konklusionen være, at der foreligger den fornødne forvekslelighed mellem de respektive mærker.

Vi skal derfor opfordre anmelderne til at trække MAC -mærket tilbage, måske subsidiært præcisere den til de varer, der kan accepteres af indsigerne, og såfremt dette ikke kan gøres, skal vi henstille, at Patentdirektoratet afslår registrering.«

I skrivelse af 15. marts 1993 påstod klageren den nedlagte indsigelse afvist og udtalte bl.a.:

»....I denne forbindelse skal jeg for det første understrege, at ordet MAC blev anmeldt til registrering den 23. oktober 1983, og indsigernes registrering VR 5952/1992 SUPERMAX MULTISERVER er derfor klart prioritetsyngre. Varemærket SUPERMAX MULTISERVER blev anmeldt den 4. februar 1992! Jeg vil følgelig ikke kommentere registreringen nærmere udover blot at fastholde, at ordet MAC ikke er forveksleligt med SUPERMAX MULTISERVER.

For såvidt angår indsigernes anden registrering VR 294/1985 SUPERMAX, der iøvrigt blev indleveret til Patentdirektoratet den 26. april 1983, skal jeg dernæst anføre, at det ligeledes er min opfattelse, at ordet MAC ikke er forveksleligt med ordet SUPERMAX. Mærkerne må sammenlignes i Deres helhed, og der kan i denne forbindelse ikke ses bort fra forleddet SUPER-. Dette indgår som en integreret del af indsigernes mærke og bevirker, at der både visuelt og fonetisk er betydelig afstand til ordet MAC. Hvis indsigerne havde ønsket at opnå optimal beskyttelse for ordet MAX, kunne de have registreret dette særskilt.

Indsigerne henviser selv til Rigmor Carlsen: Varemærker-Registreringspraksis, side 57, der bl.a. anfører SUPER som en svag mærkebestanddel. Det anføres dog også, at man ikke ved forvekslingsbedømmelsen kan se bort fra denne bestanddel: »Selvom der ikke lægges stor vægt på sådanne endelser eller bestanddele, kan man dog ikke, som det undertiden argumenteres overfor Direktoratet, fuldstændig bortse fra disse endelser. Afgørende bliver også i disse tilfælde, om mærkerne i deres helhed kan forveksles og i den forbindelse kan fælles endelser godt få betydning.«

I det foreliggende tilfælde bør der som sagt ikke ses bort fra ordet SUPER, der endvidere indgår som første led i indsigernes varemærke. Der er derfor også tale om en dominerende mærkebestanddel, og hertil kommer, at der end ikke er identitet mellem efterleddet MAX og ordet MAC.

Isoleret betragtet er ordene MAX og MAC næppe heller forvekslelige. MAC henleder klart opmærksomheden på Skotland, idet der er tale om en »forkortelse« af et skotsk efternavn, jfr. f.eks. MacIntosh, MacDonald etc. Ordet MAX er klart af tysk oprindelse, der er tale om et fornavn afledt af maximilian eller lignende. Alt taget i betragtning er der ingen risiko for forveksling mellem ordet MAC og ordet SUPERMAX, og det henstilles derfor høfligst til Patentdirektoratet, at den nedlagte indsigelse afvises. Direktoratets videre underretning i sagen imødeses med interesse.'

Patentdirektoratet traf den 2. juli 1993 en delafgørelse i sagen og anførte bl.a. følgende:

»....Indsigers varemærke SUPERMAX MULTISERVER registreret under VR 5952 1992 har prioritet fra ansøgningsdatoen den 04 feb 1992. Deres registrering har prioritet fra ansøgningsdatoen den 23 nov 1983. Indsigelsen agtes derfor ikke taget til følge på dette punkt.

Deres registrering omfatter bl.a. databehandlingsudstyr og magnetiske databærere i klasse 9. Indsigers registrering af ordet SUPERMAX, VR 294 1985, omfatter bl.a. datamater i klasse 9. Der er således varesammenfald, og det afgørende for, om mærkerne er forvekslelige, er derfor alene, om der foreligger mærkelighed.

Det er direktoratets opfattelse, at mærkelighed er til stede. Der er en udtalt visuel og auditiv lighed mellem ordene MAC og MAX, idet ordene alene adskiller sig fra hinanden ved slutbogstavet X henholdsvis C. Vokalen A udtales på samme måde i begge ord. Hertil kommer, at begge ord er drengenavne, hvilket kan bidrage til, at det købende publikum forveksler mærkerne. Direktoratet har også tidligere fundet mærkerne MAX og MAC forvekslelige.

Ordet SUPER angiver ifølge Gyldendals Fremmedordbog, at noget er større end eller bedre end, og kan erstattes af ordene hyper-, over- eller ekstra-. I det foreliggende tilfælde, finder direktoratet, at navnet SUPERMAX vil kunne opfattes som en specielt god MAX, og da der er en væsentlig lighed mellem ordene MAC og MAX, vil det købende publikum kunne antage, at der er en forbindelse mellem disse mærker.

Mærkerne er herefter forvekslelige.

Forinden der træffes endelig afgørelse i indsigelsessagen må Deres registrering derfor begrænses til sådanne bestemt angivne varearter, der ikke kolliderer med de varearter, der er omfattet af VR 294 1985.

Såfremt den fornødne begrænsning ikke foretages inden ovennævnte fristdato, vil indsigelsen blive taget til følge, og registreringen erklæret ugyldig.«

Klageren påstod ved skrivelse af 7. september 1993 registreringen opretholdt med den offentliggjorte varefortegnelse og udtalte endvidere:

»....Indsigelsen nedlagt af Hofman-Bang & Boutard A/S på vegne af Dansk Data Elektronik A/S påstås fortsat afvist trods Direktoratets bemærkninger i skrivelsen af den 2. juli d.å., og jeg henstiller i denne forbindelse høfligst til Direktoratet, at sagen tages op til fornyet overvejelse.

Det er således fortsat Apple Computer, Inc.'s og undertegnedes opfattelse, at der ikke med nogen rimelighed kan statueres forvekslelighed mellem på den ene side ordet MAC og på den anden side ordet SUPERMAX. Uanset vareligheden kan der ikke statueres mærkelighed, og der henvises i denne forbindelse endnu en gang til de i min skrivelse af den 15. marts 1993 anførte anbringender.

Det er ikke relevant at se bort fra ordet SUPER- ved vurderingen af spørgsmålet om mærkelighed. Såfremt indsigerne havde ønsket beskyttelse af ordet MAX, burde indsigerne have søgt dette ord registreret alene. Indsigerne har opnået en registrering af ordet SUPERMAX, og det er dette ord i dets helhed, der må lægges til grund ved afgørelsen af spørgsmålet om mærkelighed. Det er i overensstemmelse med praksis at anskue de 2 mærker i deres helhed, nemlig MAC SUPERMAX

og det fremgår umiddelbart af denne sammenstilling, at mærkerne såvel visuelt som fonetisk ikke lader sig forveksle. Jeg skal i denne forbindelse endnu en gang henvise til Rigmor Carlsen: Varemærker-Registreringspraksis fra 1980, der på side 57 understreger, at man ikke må se bort fra en svag mærkebestanddel, og at det også i et tilfælde som det foreliggende er afgørende, om mærkerne i deres helhed kan forveksles. Som det fremgår af ovenstående, kan mærkerne i deres helhed ikke forveksles, og det gælder ikke blot ud fra en visuel og fonetisk betragtning, men tillige ud fra en betydningsmæssig eller associativ betragtning. Jeg henviser i denne forbindelse også til min skrivelse af den 15. marts 1993.

Direktoratet lægger i skrivelsen af den 2. juli 1993 afgørende vægt på ligheden mellem ordene MAC og MAX, hvilket imidlertid både må være i strid med praksis og objektivt forkert. Det er endvidere næppe heller korrekt at anføre, »at navnet SUPERMAX vil kunne opfattes som en specielt god MAX«, da sammenstillingen af ordene SUPER og MAX af det købende publikum næppe bliver dissekeret i enkeltstavelser, men derimod opfattes som en helhed og som et fantasiord. Direktoratets opfattelse ville i virkeligheden også medføre, at ordet SUPER blev skrevet separat som et adjektiv, jf. »en super MAX«. Det er usandsynligt, at det købende publikum vil antage, at der er en forbindelse mellem på den ene side varemærket MAC og på den anden side varemærket SUPERMAX og alt taget i betragtning, findes det ikke rimeligt at anse disse mærker for forvekslelige.

Jeg skal derfor på vegne af Apple Computer, Inc. høfligst henstille til Direktoratet, at sagen tages op til fornyet overvejelse, hvorefter jeg håber, at indsigelsen baseret på registrering VR 294/1985 SUPERMAX afvises....'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 7. januar 1994 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

»....I direktoratets skrivelse af 02 jul 1993 har man meddelt, at Deres mærke er fundet forveksleligt med indsigers mærke registreret under VR 294 1985. Deres skrivelse af 07 sep 1993 giver ikke direktoratet anledning til på ny at vurdere, hvorvidt disse mærker er forvekslelige. Da registreringens omfang ikke er blevet begrænset i overensstemmelse med direktoratets skrivelse af 02 jul 1993 tages indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, under henvisning til indsigers registrering under VR 294 1985 derfor til følge. Registreringen erklæres således ugyldig i medfør af bestemmelsen i § 23, stk. 3, i varemærkeloven....«

Denne afgørelse har klageren, Apple Computer, Inc., USA v/Patentbureauet Chas. Hude, ved skrivelse af 3. marts 1994 indbragt for Patentankenævnet.

I klagebegrundelsen udtaler klageren følgende:

»....Det fremgår af Patentdirektoratets afgørelse af den 7. januar 1994 (bilag 8), side 2, 4. afsnit, at Patentdirektoratet ikke har vurderet spørgsmålet om forvekslelighed mellem mærkerne på ny på trods af mit indlæg af den 7. september 1993 (bilag 7), og tilsyneladende uden at overveje de i nævnte skrivelse fremsatte anbringender har Direktoratet fastholdt den tidligere trufne afgørelse, jf. skrivelsen af den 2. juli 1993 (bilag 5). Direktoratet anfører følgende: »Deres skrivelse af 07. sept. 1993 giver ikke Direktoratet anledning til på ny at vurdere, hvorvidt disse mærker er forvekslelige«. Jeg mener umiddelbart, at det i en sag af denne art, hvor så meget står på spil, ikke mindst da der er tale om et for mærkeindehaveren overordentligt vigtigt varemærke, der har været mere end 10 år undervejs, er rimeligt, at sagen vurderes på ny, når den ene af parterne har anmodet derom og i denne forbindelse anført fornuftige anbringender. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at en ny vurdering vil medføre samme resultat som tidligere, men en total afvisning af en parts indlæg og fastholdelse af en tidligere beslutning findes efter omstændighederne ikke rimelig. Det skal tilføjes, at det ikke er sjældent, at Direktoratets afgørelser omgøres af Patentankenævnet, og i skrivelsen af den 7. september 1993 (bilag 7) gjorde jeg klart opmærksom på, at det var mærkeindehaverens intention om nødvendigt at forelægge sagen for Patentankenævnet, hvilket burde have foranlediget Patentdirektoratet til at vurdere sagen på ny.

I henhold til Patentdirektoratets afgørelse anses ordet MAC for forveksleligt med ordet SUPERMAX, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, der lyder:

§ 15: Et varemærke er udelukket fra registrering hvis - 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

Uanset varelighed er det mærkeindehaverens og undertegnedes opfattelse, at der ikke består en sådan nærhed mellem ordene MAC og SUPERMAX, at der er »risiko for forveksling«, hverken direkte forveksling eller den mere indirekte forveksling, ved at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne eller mærkeindehaverne. Mærkerne er ikke identiske, og de »ligner« heller ikke hinanden i en sådan grad, at der med rimelighed kan statueres »risiko« for forveksling. I mine indlæg af den 15. marts 1993 (bilag 4) og den 7. september 1993 (bilag 7) har jeg bl.a. fremhævet følgende:

- Der kan ikke ses bort fra ordet SUPER ved sammenligningen af MAC og SUPERMAX. Ordet SUPERMAX udgør en helhed, såvel visuelt som fonetisk, der må lægges til grund ved sammenligningen og ved afgørelsen af spørgsmålet om mærkelighed.

- Ordet MAC indeholder kun 3 bogstaver i en stavelse. Ordet SUPERMAX indeholder 8 bogstaver i 3 stavelser.

- MAC fremtræder klart som en »forkortelse« af et skotsk efternavn, jf. f.eks. MacDonald. MAX er klart et fornavn (af tysk oprindelse).

- Ordet SUPER dominerer mærket SUPERMAX, og ordet MAX indtager derfor en underordnet placering, også på grund af at der er tale om sidste led. Selv en svag mærkebestanddel som SUPER kan man ikke se bort fra, jf. Rigmor Carlsen: Varemærker - Registreringspraksis fra 1980, side 57.

- Argumentet fra Patentdirektoratets side, at »navnet SUPERMAX vil kunne opfattes som en specielt god MAX«, forekommer vidtløftig. Det ville i givet fald også have krævet, at ordet SUPER blev skrevet separat som et adjektiv, jf. »en super MAX«.

- Det er usandsynligt, at det købende publikum vil forveksle varemærkerne MAC og SUPERMAX.

- Det er endvidere usandsynligt, at det købende publikum skulle antage, at der var en forbindelse mellem varemærkerne eller mærkeindehaverne.

Til yderligere støtte for min opfattelse af, at ordene MAC og SUPERMAX ikke kan betragtes som forvekslelige, skal jeg tillade mig at henvise til nogle afgørelser som nævnt i tidligere registrator Fr. Rigmor Carlsens bog om Varemærker - Registreringspraksis fra 1980:

SCOPE 53 TOP SCORE (TOPSCORE) s. 170

Man kan med rimelighed sammenligne SCOPE/SCORE med MAC/MAX samt ordet TOP med ordet SUPER.

CAMPELLA 53 FINO CAMPERO s. 186

Igen kan man sammenligne ordene CAMPELLA/CAMPERO med ordene MAC/MAX og ordet FINO med ordet SUPER. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at der er tale om varemærker indenfor klasse 33 (vin og spiritus), og at ordet FINO derfor er uden særpræg. PRIMASOL 53 SOL s. 199

I dette tilfælde er der endog identitet mellem de særprægede mærkebestanddele, nemlig ordet SOL. Det fremgår endvidere af Rigmor Carlsens bog, at der er lagt vægt på, »at ordet PRIMASOL ikke i sin helhed giver anledning til de samme associationer, som ordene PRIMA og SOL hver for sig«. I den foreliggende sag kan man med lige så stor ret sige, at ordet SUPERMAX i sin helhed giver andre associationer end ordene SUPER og MAX hver for sig. MÆLKEMESTEREN 53 MESTER s. 208

Dette eksempel taler for sig elv. Efter dansk praksis er ordet MESTER særpræget som varemærke, og det kan derfor måske overraske, at mærkerne trods quasi-identiteten mellem MESTER og MESTEREN ikke er blevet anset som forvekslelige. DAN BRYG 53 DANA S. 214

Medens ordene DAN og DANA isoleret betragtet ville være forvekslelige, er mærkerne i deres helhed på grund af det beskrivende ord BRYG ikke forvekslelige.

Fra praksis skal jeg endvidere tillade mig at henvise til følgende eksempel, der må anses for at være ganske parallelt med nærværende sag:

  

         VR 4204/1992 BIG MAC Klasse 29, 30  

         VR 7259/1992 MAX  Klasse 30  

         Jeg vedlægger som bilag 9 kopier af de 2 mærker, der  

    sameksisterer for identiske varer i klasse 30. Klasserne er  

    imidlertid underordnede, og det væsentlige er, at ordet MAX ikke  

    er blevet anset for at være forveksleligt med ordene BIG MAC.  

    Omvendt ville ordet MAC heller ikke være blevet anset som  

    forveksleligt med ordene BIG MAX, og dermed er parallellen til  

    nærværende sag vedrørende MAC og SUPERMAX klar.  

Jeg mener herefter ikke, at der kan være megen tvivl om, at Patentdirektoratets afgørelse vedrørende indsigelsen er truffet på et forkert grundlag, og jeg henstiller herefter endnu en gang høfligst til Patentankenævnet, at afgørelsen omgøres, således at indsigelsen baseret på VR 294/1985 SUPERMAX afvises, og varemærket MAC endeligt registreres.'

I skrivelse af 9. maj 1994 er indsigeren fremkommet med følgende kommentarer til klagerens ovennævnte bemærkninger:

»Det ligger i sagens natur, at det alene er Direktoratets afgørelse af 2. juli 1993 (sagens bilag 5), der er udgangspunkt i nærværende sag, og alene denne afgørelse, der skal kommenteres.

Sagen kan herefter begrænses til spørgsmålet, om der foreligger mærkelighed, jfr. afgørelsens pag. 3 midtfor. Det bemærkes, at klageren ikke har ønsket at begrænse sin ansøgning for at undgå varesammenfald - tværtimod har man alene henholdt sig til at »der uanset vareligheden ikke kan statueres mærkelighed«, jfr. bilag 7 nederst.

Som allerede anført i indsigelse af 11. januar 1993 stilles der større krav til de adskillende elementer i de respektive mærker, når der er varesammenfald. Dette udgangspunkt er alment anerkendt og vil næppe blive bestridt af klageren.

Når dette erindres, og når det ligeledes kan lægges til grund, at betegnelsen SUPER- er et relativt svagt mærkeelement, der ikke ifølge Varemærker - Registreringspraksis (pag. 57) bør tillægges større vægt, kan resultatet af bedømmelsen af de her omhandlede to mærker ikke blive anderledes end som kondoneret af Patentdirektoratet i sin afgørelse, altså at der er »udtalt visuel og auditiv lighed mellem ordene MAC og MAX » - en afgørelse, der ikke bør ændres ved tilføjelsen SUPER-, der alene kan tillægges anprisende karakter.

Ansøger har i sin klage, pag. 5, anført nogle anbringender for sit standpunkt om manglende - ikke forvekselighed som fejlagtigt anført, da der er enighed om, at der er varesammenfald - men så dog manglende mærkelighed.

1) Som allerede anført ovenfor er betegnelsen SUPER- mere af anprisende karakter - og der er heller ikke ved helhedsbedømmelse af mærkerne set bort herfra, jfr. afgørelse af 2. juli 1993, pag. 4, første afsnit (bilag 5). Dette anbringende kan derfor tilbagevises som grundløst.

2) Antallet af bogstaver er i denne sag af mindre betydning af ovennævnte grund, så også dette anbringende er grundløst.

3) Ordene MAC og MAX er begge drengenavne, men det ændrer ikke ved, at de givet er forvekslelige, når de anvendes som varemærker, uanset begrebsindholdet i ordene. Visuelt og auditivt er de udtalt lig hinanden. Udtalemæssigt gengives MAX som »macs«! Tydeligere kan mærkelighed næppe angives.

4) Dette punkt om ordet SUPER- er der allerede taget stilling til, jfr. ovenfor, og det skal derfor ikke gentages.

5) At karakterisere Patentdirektoratets begrundelse for, at ordet SUPER- har betydning af at være noget større eller bedre, som vidtløftig forekommer urimeligt. For det første er det unægtelig korrekt, når Patentdirektoratet anfører, at ordet SUPER- er noget større eller bedre, der kan erstattes af ordene HYPER-, OVER- eller EKSTRA-, og det er pudsigt, at dette anføres af klageren, eftersom han samtidig hævder, at Patentdirektoratet ikke har bedømt mærkerne i sin helhed, hvilket implicit fremgår netop af denne afgørelse.

6) Når det anføres, at det er usandsynligt, at det købende publikum vil forveksle varemærkerne MAC og MAX , er det en ren påstand, der er helt uden dokumentation, endsige anbringender og ikke mindst set netop på baggrund af Patentdirektoratets omhyggelige redegørelse for sit standpunkt. Påstanden må derfor tilbagevises.

7) Når det endelig anføres, at det forekommer usandsynligt, at det købende publikum kan tro, at der er en forbindelse mellem varemærkerne og mærkeindehaverne, kan vi ikke rigtig se, hvorfor det skulle være så usandsynligt. Som bekendt er der i dagligdagens verden et net af sameksistensaftaler, og det er netop en af de årsager, der er udtryk for, at indsigeren må hævde sin ret, da et sådant forhold ikke er til stede og heller ikke ønskes at blive opfattet som værende til stede. Når de her omhandlede parter begge driver virksomhed inden for samme område, må man nødvendigvis hævde sin varemærkeret således at der ikke opstår mulighed for en sådan slutning. En sådan muligvis formodet slutning er netop et af grundelementerne i enhver forvekslingsbedømmelse. Vi må derfor holde for, at Patentdirektoratets anbringende for sin afgørelse også i denne henseende er rigtig.

Klageren har endvidere henvist til nogle enkelte eksempler på forvekslingsbedømmelse. Ingen af eksemplerne er imidlertid ganske parallelle med nærværende. Det morsomme er naturligvis eksemplet med sameksistensen af betegnelsen BIG MAC , som anmeldt af McDonald's Corporation for klasserne 29-30, og registreringen af MAX , som anmeldt af Kraft General Foods, Inc. for kaffe kaffeerstatning og pulverkaffe. Det bemærkes i øvrigt, at sidstnævnte mærke er anmeldt d. 11. juli 1988, og Kraft General Foods, Inc. har altså ladet Mcdonald's få registreret sit navn BIG MAC , formentlig ud fra den betragtning, at mærket alene skal anvendes for burgere. Derved adskiller dette eksempel sig fra nærværende, hvor klageren ikke ønsker at begrænse sin varefortegnelse til et ganske eksakt produktområde, som mærket skal anvendes for, og det turde ellers være i overensstemmelse med rimelig varemærkeregistreringspraksis også her i landet, efter at der nu også skal tages hensyn til, hvilke varer varemærkerne skal anvendes for, på trods af den i loven fortsat gældende skånefrist. Det er dog værd at have dette i erindring ved den samlede bedømmelse af mærkerne og klagerens stillingtagen i sagen om ikke at begrænse sin varefortegnelse.

Da man ikke har ønsket dette, har Patentdirektoratet ingen anden mulighed end at afslå varemærkerne fra varemærkeregistrering, og dette skal indsigeren tilslutte sig.'

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 15. september 1994 afgivet følgende udtalelse:

»Med skrivelse af 15 jul 1994 har Patentankenævnet fremsendt klagebegrundelse af 03 mar 1994 fra patentbureauet Chas. Hude samt svar af 09 maj 1994 fra patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S vedrørende ovennævnte registrering med henblik på, om direktoratet har bemærkninger til sagen.

I denne anledning meddeles, at direktoratet ikke har bemærkninger til de i ovennævnte skrivelser fremførte synspunkter vedrørende forveksleligheden mellem varemærkerne, men alene ønsker at udtale sig i anledning af klagerens bemærkninger om Patentdirektoratets fremgangsmåde i sagen.

Klageren finder det ikke rimeligt, at direktoratet efter modtagelsen af mærkeindehaverens indlæg af 07 sep 1993 ikke påny har vurderet, om mærkerne er forvekslelige.

På dette tidspunkt havde direktoratet imidlertid, efter at mærkeindehaveren havde haft lejlighed til at udtale sig om indsigelsen, truffet afgørelsen af spørgsmålet om forvekslelighed, nemlig ved direktoratets skrivelse af 02 jul 1993, hvor det af tredie sidste afsnit klart fremgår, at direktoratet har fundet mærkerne forvekslelige.

Når der ikke ved nævnte skrivelse blev truffet endelig afgørelse i indsigelsessagen skyldes det, at man ville give mærkeindehaveren lejlighed til at foretage en begrænsning af registreringen, som ville medføre, at der ikke længere var kollision med registreringen VR 294 1985.

Det er direktoratets opfattelse, at når der af direktoratet i en indsigelsessag er truffet afgørelse af, om indsigers mærke er forveksleligt med det registrerede mærke, skal dette spørgsmål ikke påny vurderes af direktoratet, men må henvises til afgørelse af Ankenævnet. For at gøre dette klart, har direktoratet ændret sine skrivelser i sådanne tilfælde, således at mærkeindehaveren klart får valget mellem at foretage en begrænsning af registreringen eller indbringe spørgsmålet om mærkernes forvekslelighed for Ankenævnet. Dette sker på den måde, at det oplyses overfor mærkeindehaveren, at hvis begrænsning ikke foretages, vil registreringen blive erklæret ugyldig. Samtidig oplyses, at hvis afgørelsen i stedet ønskes indbragt for Patentankenævnet, kan der gives meddelelse herom til direktoratet, således at der snarest efter modtagelsen af en sådan meddelelse træffes en endelig afgørelse, som indebærer, at registreringen erklæres ugyldig. Citat af de tre sidste afsnit i en sådan skrivelse vedlægges til Patentankenævnets orientering.«

Klageren har i skrivelse af 18. januar 1995 udtalt som følger:

»Det i min skrivelse af den 3. marts 1994 anførte fastholdes i fuldt omfang. Det forekommer fortsat evident, at de to her omhandlede varemærker ikke på nogen måde kan betragtes som forvekslelige, jf.

  

         MAC  

         SUPERMAX  

De to mærker må og skal vurderes i deres helhed, hvorved det såvel ud fra en visuel som ud fra en fonetisk betragtning må være klart, at der ikke er risiko for forveksling. Man kan ikke ved sammenligningen se bort fra ordet SUPER, der er en integreret del af indsigernes mærke, der er skrevet i et ord.

Når det i indsigers skrivelse af den 9. maj 1994, side 2, punkt 3, anføres, at »udtalemæssigt gengives MAX som macs«, kan dette naturligvis på ingen måde godkendes. Det er en tilsnigelse at skrive ordet med »c«. Ved en fonetisk eller udtalemæssig sammenligning må ordene MAC og MAX angives som følger:

  

         MAC (mæk)    (engelsk udtale)  

         MAX (maks)  

         Det anføres af indsigerne i samme skrivelse, punkt 6, at det  

    er en ren påstand helt uden dokumentation og anbringender, når det  

    af undertegnede anføres, at det er usandsynligt, at det købende  

    publikum vil forveksle varemærkerne MAC og MAX! Dette er aldeles  

    ukorrekt, eftersom undertegnede i skrivelse til Patentankenævnet  

    af den 3. marts 1994, side 5, afsnit 6, anførte følgende:  

»Det er usandsynligt, at det købende publikum vil forveksle varemærkerne MAC og SUPERMAX«.

At det i øvrigt er usandsynligt, at forveksling vil finde sted, skal vurderes på baggrund af den stedfundne brug af begge varemærker, der aldrig - så vidt det er Apple Computer, Inc. og undertegnede bekendt - har givet anledning til forveksling. Havde indsigerne haft dokumentation for blot et enkelt tilfælde af forveksling, var det utvivlsomt kommet frem i nærværende sag.

Med udgangspunkt i sameksistensen mellem varemærkerne MAC og MAX i andre klasser, som indsigerne søger at bortforklare, anføres det, at Apple Computer, Inc. i overensstemmelse med praksis, under hensyntagen til brugspligt med videre, burde have vist vilje til at begrænse registreringen af MAC, ligesom der sluttes af med replikken, at det dog er »værd at have dette i erindring ved den samlede bedømmelse af mærkerne og klagerens stillingtagen i sagen om ikke at begrænse sin varefortegnelse«!

Indsigerne burde være bekendt med Apple Computer, Inc. og brugen af varemærket MAC. Registreringen af MAC er faktisk begrænset til ret konkrete varer, nemlig »databehandlingsudstyr, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) og magnetiske databærere« i klasse 9. En yderligere begrænsning er faktisk ikke mulig overfor indsigernes varemærke VR 294/1985 SUPERMAX, der i klasse 9 udelukkende omfatter »datamater«. Varemærket MAC har været anvendt i flere år, såvel for »hardware« (herunder datamater) som for »software«. Under hensyntagen til den aktuelle brug er en yderligere begrænsning af registreringen i realiteten ikke mulig, og det gælder også i forhold til indsigernes registrering.

Apple Computer, Inc. har anvendt varemærket MAC siden marts 1984. På det tidspunkt blev varemærket MACINTOSH først anvendt, og i forbindelse med introduktionen af disse nye varer, såvel hardware som software, blev MAC anvendt, både som en forkortelse for MACINTOSH og som et selvstændigt varemærke. Det forekommer hævet over enhver tvivl, at indsiger ikke skulle have været bekendt med anvendelsen af varemærket MAC så meget mere som Dansk Data Elektronik ApS også har været repræsentant for Apple Computer, Inc.'s produkter. Det danske selskab har således været såkaldt »Apple VAR«, hvilken forkortelse står for »value added reseller«.

Indsiger har tilsyneladende heller ikke fundet varemærkerne MAC og SUPERMAX forvekslelige i andre lande. Jeg vedlægger i denne forbindelse 2 lister som bilag 10 og 11, nemlig dels en liste over »countries where Apple's registration for MAC predates Dansk's registration for SUPERMAX in Class 9« (bilag 10), hvor ordet Dansk er synonymt med Dansk Data Elektronik A/S, samt en liste over »countries where Dansk's registration for

SUPERMAX predates Apple's registration for MAC in Class 9« (bilag 11). Listerne skulle tale for sig selv, men det skal understreges, at der i intet andet land end Danmark er rejst indsigelse af nogen af parterne eller på anden måde opstået et problem på grund af risiko for forveksling mellem MAC på den ene side og SUPERMAX på den anden.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 1995.

For klageren (mærkeindehaver) mødte cand.jur. Henrik Jespersen, som havde lejlighed til at udtale sig.

Indsigeren gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale:

Da ordene MAC og MAX findes at have hver deres til dels stærkt forskellige begrebsmæssige indhold, herunder også på det engelske sprog, der er meget anvendt på EDB-området, skønnes mærket MAC ikke forveksleligt med mærket SUPERMAX. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, hvorfor bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Direktoratet til fortsat behandling.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen J.C. Warnich-Hansen

Officielle noter

Ingen