Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse af indsigelsen, hvorefter AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke var fundet forvekslelige.

Den fulde tekst

Varemærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke fundet forvekslelige

År 1995, 25. oktober afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

  

                           KENDELSE  

 i sagen j.nr. V 48/93:    Klage fra  

                           Beecham Group p.l.c.,  

                           Storbritannien,  

                           v/Patentbureauer  

                           Hofman-Bang & Boutard A/S  

                                 over  

                           Patentdirektoratets afgørelse  

                           af 3. september 1993 af gyldigheden  

                           af varemærkeregistrering  

                           nr. VR 11183 1992  

                           for mærkeindehaver  

                           LEK, tovarna farmacevtskih  

                           in kemicn  ih izdelkov, d.d.,  

                           Slovenien,  

                           v/Patentbureau Lehmann & Ree A/S.  

Den 7. august 1992 indleverede LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdelkov, d.d., Slovenien, v/Patentbureauet Hofmann-Bang & Boutard, en ansøgning om registrering af varemærket AMOKSIKLAV for klasse 5: Farmaceutiske præparater, antibiotika.

Varemærket blev registreret den 4. december 1992.

Den 6. januar 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 8. marts 1993 nedlagde klageren,

Beecham Group p.l.c. v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S, indsigelse mod registreringens gyldighed. Til støtte for indsigelsen blev det bl.a. gjort gældende, at mærket AMOKSIKLAV er forveksleligt med indsigers registrerede varemærke AMOXIL, der omfatter alle varer i klasse 5.

I skrivelse af 3. maj 1993 uddybede klageren indsigelsen og anførte:

»....Vi har i vor ovennævnte indsigelse anført, at det registrerede varemærke AMOKSIKLAV må anses for forveksleligt med vor klients varemærke AMOXIL , idet der både foreligger mærkelighed og vareartslighed.

Betragter man mærkerne over for hinanden

  

         AMOKSIKLAV  

         AMOXIL  

fremgår det, at mærkerne har en række bogstaver fælles, nemlig de tre første, vokalen I og konsonanten L, hvorfor mærkerne visuelt frembyder store ligheder.

Auditivt må mærkerne i høj grad anses for forvekslelige, idet bogstaverne KS og bogstavet X vil blive udtalt nøjagtigt ens, hvilket bevirker, at de første tre stavelser A-MOK-SI er identiske i begge mærker, hvorfor vi finder, at ligheden mellem mærkerne er meget stor.

Hertil kommer at der foreligger fuldstændigt varesammenfald, idet det registrerede varemærke AMOKSIKLAV dækker klasse 05: farmaceutiske præparater, antibiotika, mens vor klients registrering af varemærket AMOXIL dækker klasse 05: alle varer.

Til støtte for vor opfattelse om forvekslelighed mellem de ovennævnte varemærker henviser vi til følgende afgørelser trykt i Registreringspraksis 1880-1980

  

         ALKASIL  / ALKA-SELTZER (klasse 05)  

         AVITAT   / AVIA  

         NETAGEN  / NESTARGEL (klasse 05)  

         XYLODENT / XYLIMENT .  

Vi skal herefter anmode Direktoratet om at tage den i medfør af bestemmelsen i § 15 stk. 1 nr. 2 nedlagte indsigelse til følge og finde det registrerede varemærke AMOKSIKLAV ugyldigt under henvisning til, at der foreligger forvekslelighed med indsigers varemærke AMOXIL

I skrivelse af 1. juli 1993 bestred mærkeindehaver, der i indsigelses- og klagesagen repræsenteres af Patentbureauet Lehmann & Ree A/S, at de to mærker er forvekslelige og udtalte endvidere:

»....Såvel visuelt som auditivt adskiller mærkerne sig allerede som følge af antallet af bogstaver. AMOKSIKLAV består af ti bogstaver over for AMOXIL på seks bogstaver.

AMOKSIKLAV er et »fremmedartet« varemærke, der umiddelbart er lidt vanskeligt at udtale. Slutstavelsen -KLAV er usædvanlig og dermed visuelt iøjnefaldende. Selvom bogstaverne -KS- i AMOKSIKLAV udtales som -X-, er sidstnævnte bogstav sjældent brugt på danske, hvorved det bliver visuelt »stærkt«. Tilstedeværelsen heraf i AMOXIL indebærer derfor endnu en visuel adskillelse imellem mærkerne.

Den auditive adskillelse bestyrkes af forskellen i stavelsesantal, idet A-MOK-SI-KLAV er på fire stavelser over for A-MOX-IL på tre.

Fra doms- og registreringspraksis kan vi henvise til følgende afgørelser vedrørende lægemiddel-varemærker på henholdsvis tre og fire stavelser, der ikke blev anset for forvekslelige:

  

         ARTEXAL  53 ARTEOPTIC    CYCLONAL  53 CYCLOPENTAL  

         CORDIPIN 53 CORDARONE    TRASOTABS 53 TRASITENSIN  

         CORTALON 53 CORDARONE  

         CYCLONAL er fuldstændig indeholdt i CYCLOPENTAL, men på trods  

    heraf er mærkerne ikke anset for forvekslelige, da  

    helhedsindtrykket som følge af bl.a. forskellen i antallet af  

    stavelser er forskelligt.  

De af indsiger fremdragne afgørelser vedrører for tre af eksemplernes vedkommende mærker på tre stavelser over for hinanden. For så vidt angår ALKASIL over for ALKA-SELTZER, kan tilstedeværelsen af bindestregen i det sidstnævnte mærke have begrundet muligheden for forveksling.

På ovennævnte baggrund skal vi anmode Direktoratet om at afslå indsigelsen og stadfæste registreringen af AMOKSIKLAV.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 3. september 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

»....I medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre mærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre mærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

For at der kan anses for at være risiko for forveksling, skal der således foreligge både mærkelighed og varesammenfald eller vareartslighed.

Da der er varesammenfald, er det afgørende for om der foreligger forvekslelighed, om der er mærkelighed. Det mener direktoratet ikke er tilfældet.

Uanset at begge mærker begynder med AMO- og indeholder vokalen I samt konsonanten L, er der tale om to ord, der alene har første stavelse, der kun består af bogstavet A, til fælles og muligvis også næste stavelse - MOK - fælles, men dette afhænger af udtalen af det karakteristiske bogstav X. Indsigers mærke består af seks bogstaver, fordelt på tre stavelser, og er således et kort ord. Det registrerede mærke, består af ti bogstaver, fordelt på fire stavelser og er således relativt langt.

Mærkerne er ikke visuelt forvekslelige og uanset en vis auditiv lighed - afhængig af udtalen af det i dansk ikke særlig ofte forekommende bogstav X- ligner mærkerne ikke i deres helhed, hvorfor indsigelsen ikke kan tages til følge.

Det skal tilføjes, at direktoratet finder, at de i Deres skrivelse nævnte eksempler på forvekslelige mærker ligner hinanden langt mere end det, der er tilfældet i nærværende sag.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 3. november 1993 indbragt for Patentankenævnet.

I skrivelse af 22. december 1993 påstår klageren direktoratets afgørelse omgjort og udtaler endvidere:

»....Både vi og vor klient er af den opfattelse, at der er en stor auditiv lighed mellem mærkerne AMOXIL og AMOKSIKLAV , idet der efter vor opfattelse ikke er nogen tvivl om, at bogstavet X indeholdt i et ord, når det udtales på dansk, kun kan udtales som bogstaverne KS. Bogstavet X har efter vor opfattelse udelukkende en helt specifik udtale, når bogstavet anvendes som første konsonant i et ord, hvor X-lyden ofte erstattes med en S-lyd som i følgende ord taget fra Gyldendals røde ordbog dansk/engelsk:

  

         x-anthippe  

         x-ylofon  

         x-ylofonist  

         x-ylograf.  

Af de ovennævnte ord er der egentlig kun et ord, som begynder med konsonanten X, nemlig xylofon (og xylograf og afledninger af disser ord). Xanthippe er et græsk fornavn kendt som navnet på Sokrates« kone, men udtalen af X er den samme.

Optræder konsonanten X derimod midt i et ord, som det vil være typisk specielt i forbindelse med kunstord og ord dannet fra latinske eller græske stofbetegnelser, vil dette X typisk blive udtalt KS. Vi kan i denne forbindelse henvise til det engelske låneord mixture, som på dansk både skrives og udtales mikstur. Der kan sikkert findes adskillige andre eksempler på, at udtalen af bogstavet X er enslydende med det ovennævnte eksempel.

Vi finder derfor ikke, at Direktoratets forbehold vedr. udtalen af bogstavet X er særlig relevant, idet dette bogstav efter vor opfattelse kun kan udtales KS som ovenfor nævnt.

I øvrigt har vor klient oplyst, at stofbetegnelsen co-amoxiclav er et såkaldt »British Approved Name'for et amoxycilling (pencillinpræparat).

Den britiske Farmakopekommision vedtager benævnelser, jvf. bilag 4, der skal anvendes som almindelige navne (fællesnavne, nonproprietary names) for nye lægemidler. Et underudvalg under Forenede Nationers Verdenssundhedsorganisation (WHO) ar-bejder videre med forslag til sådanne non-proprietary names fremsat af de forskellige farmakopenævn i forskellige lande eller sammenslutninger af lande med henblik på at optage sådanne navne som såkaldte »registered international non-proprietary names (RINN-names)».

Det vil derfor være overmåde uheldigt, at varemærket AMOKSIKLAV registreres i Danmark for varer i klasse 05, idet en sådan registrering vil kunne forhindre godkendelsen af co-amoxiclav, som et RINN-navn, fordi et næsten identisk varemærke i forvejen ses at være beskyttet i Danmark. Proceduren fra WHO's side er nemlig den, at alle godkendte RINN-navne fra WHO's side sendes til varemærkemyndigheder i de lande, som anerkender RINN-navne, hvorefter det undersøges, om registrerede varemærker i klasse 05 er til hinder for optagelsen af benævnelsen af benævnelsen som RINN-navn.

I øvrigt kan man jo også forestille sig, at en mærkeindehaver af varemærket AMOKSIKLAV vil kunne forbyde import af et lægemiddel mærket et i England godkendt fællesnavn så som co-amoxiclav. Man har valgt et ord som AMOKSIKLAV som varemærke for sine farmaceutiske produkter, herunder lægemidler, når en næsten tilsvarende betegnelse er registreret som fællesnavn i Storbritannien.

I øvrigt fremsendes som bilag »USAN 1993« (bilag 5), som er en dictionary of drug names. Det fremgår heraf, at stoffet amoxicillin er et internationally non-proprietary name i form af et antibakterielt stof, som forhandles af en række medicinalfirmaer under så forskellige varemærker som AMOXIL, POLYMOX, TRIMOX, UTIMOX, WYMOX .

I øvrigt har vor klient oplyst, at man har nedlagt indsigelse mod registreringen af AMOKSIKLAV både i Tyskland, Island, Polen og Thailand, men at man endnu ikke har fået afgjort nogen af disse indsigelsessager. Det vil måske nok være muligt at fremkomme med myndighedernes afgørelse i sagerne i forbindelse med den mundtlige forhandling i nærværende ankenævnssag.

Endelig skal vi til de af ansøger i skrivelse af 1. juli 1993 anførte eksempler på varemærker, som ikke er blevet anset for forvekslelige, og som efter ansøgers opfattelse er parallelle med nærværende sag, anføre følgende:

I henhold til registreringspraksis 1880-1980 er mærkerne CORDIPIN / CORDARONE og mærkerne CORTALON / CORDARONE ikke indbyrdes blevet anset for forvekslelige, fordi præfikset COR er så almindeligt forekommende for varer i klasse 05, som omfatter hjertepræparater, at man ikke kan tillægge denne stavelse særskilt betydning. Mærkerne er derfor i deres helhed ikke blevet anset for forvekslelige.

For så vidt angår varemærkerne TRASOTABS / TRASITENSIN er det første mærke sammensat af TRASO og suffikset TABS, som er en forkortelse for det engelske ord tablets og derfor beskrivende for varer i klasse 05. Mærkerne TRASOTABS og TRASITENSIN er derfor ikke fundet for forvekslelige.

Mærkerne CYCLONAL / COCLOPENTAL (hvor mærket CYCLONAL skulle have været stavet CYKLONAL ) blev i henhold til Sø- og Handelsretsdom fra marts 1940 ikke anset for forvekslelige med den begrundelse, at begge indeholdt ordet cyclo/cyklo, som er et hyppigt anvendt udtryk i den kliniske terminologi og derfor lidet egnet til at give et mærke særpræg.

Vi finder derfor ikke, at nogen af de kommenterede afgørelser taler til støtte for, at varemærkerne AMOXIL og AMOKSIKLAV ikke skulle kunnes forvekles af de danske forbrugere.'

Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 14. april 1994 påstået direktoratets afgørelse stadfæstet og gjort gældende, at

»....der som statueret af Patentdirektoratet ikke foreligger den fornødne mærkelighed mellem AMOXIL og AMOKSIKLAV.

De to mærker til bedømmelse adskiller sig visuelt på grund af forskellen i antallet af bogstaver, nemlig seks bogstaver over for ti bogstaver. Hertil kommer tilstedeværelsen af det på dansk sjældent anvendte bogstav -X- i mærket AMOXIL, hvilket yderligere adskiller det visuelt fra AMOKSIKLAV.

AMOXIL er et tre-stavelsesord, A-MOX-IL, medens AMOKSIKLAV er et fire-stavelsesord, A-MOK-SI-KLAV. Trykket lægges på sidste stavelse i begge mærker, d.v.s. på -KLAV i AMOKSIKLAV og på -IL i AMOXIL, og således ikke på de stavelser, som mærkerne måtte have til fælles.

Tilsammen med den forskel, som antallet af bogstaver giver, indebærer dette en betydelig auditiv adskillelse mellem mærkerne.

Hvorvidt bogstavet -X- udtales som i »Xanthippe'eller »mixture«, er for så vidt uden relevans, idet Patentdirektoratet i sin afgørelse anfører, at »anset en vis auditiv lighed - afhængig af udtalen af det i dansk ikke særlig ofte forekommende bogstav X-, ligner mærkerne ikke i deres helhed...«(vor fremhævelse).

Klager anfører, at co-amoxiclav er et »British Approved Name'for et amoxycillin, og at registreringen af varemærket AMOKSIKLAV kan hindre godkendelsen af co-amoxiclav som RINN-navn (registered international non-proprietary name).

Vi vedlægger kopi af anmeldernes hjemlandsbevis fra det daværende Jugoslavien, hvoraf det fremgår, at ansøgningen om AMOKSIKLAV blev indgivet den 29. oktober 1987 og registreret den 27. januar 1988. På daværende tidspunkter eksisterede der ingen forvekslelige eller identiske navne - slet ikke co-amoxiclav, som først blev et »British Approved Name'i 1990, jfr. vedlagte kopi.

Vi kan ikke indse, at det »vil være overmåde uheldigt, at varemærket AMOKSIKLAV..vil kunne forhindre godkendelsen af co-amoxiclav, som et RINN-navn.« Et navn kan ikke godkendes som RINN-navn, hvis der i forvejen eksisterer identiske eller quasi-identiske varemærker, og da varemærket AMOKSIKLAV eksis- terede før Den britiske Farmakopekommision vedtog benævnelsen co-amoxiclav, har indehaverne af førstnævnte varemærke en bedre ret.

Det er jo netop formålet med WHO's godkendelsesprocedure at udelukke, at andres rettigheder krænkes. Vore klienters rettigheder krænkes ved anvendelsen af betegnelsen co-amoxiclav. Der er ingen grund til at mistænkeliggøre vore klienters motiver til at vælge varemærket AMOKSIKLAV: man kan i så fald ligefuldt mistænkeliggøre, at Den britiske Farmakopekommision har valgt ordet co-amoxiclav som betegnelse, når det i forvejen var et beskyttet varemærke i Jugoslavien.

Den omstændighed, at der er nedlagt indsigelse i andre lande, har ikke betydning for nærværende ankesag, da de danske myndigheder ikke skal følge andre landes praksis.

Vi fastholder i øvrigt, at de af os fremførte afgørelser fra registreringspraksis er helt analoge med nærværende sag.

Forstavelserne i såvel AMOKSIKLAV som i AMOXIL er suggestive, idet de er en henvisning til tilstedeværelsen af penicillinet »amoxicillin'i præparaterne, jfr. vedlagte kopier fra Lægemiddelkataloget 1991. Mærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL adskiller sig således i princippet ikke fra de af os anførte eksempler, hvor de suggestive fælles elementer i mærkerne netop begrundede, at mærkerne ikke blev anset for forvekslelige.

På ovenstående baggrund anmoder vi Ankenævnet om at stadfæste Patentdirektoratets afgørelse og afvise anken.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 22. august 1995.

For klageren mødte cand.jur. Birgit Wiborg, der henviste til de skriftlige indlæg og navnlig fremhævede, at indsigermærkets lyddele var fuldt indeholdt i ansøgermærket.

Ankenævnet skal udtale:

I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for nævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

  

         bestemmes:  

         Den påklagede afgørelse stadfæstes.  

 Grønning-Nielsen       Hans Chr. Thomsen       S. Gulmann  

Officielle noter

Indsigelsessag