Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter indsigelsen på grundlag af varemærket BMW ikke var tage til følge.
Den fulde tekst

Varemærket BMW var ikke til hinder for gyldigheden af registreringen af varemærket AMW for nærmere angivne varer i klasse 12

 

 

År 1997, den 4. februar afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 55/94:

Klage fra Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Tyskland, v/Chas. Hude A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 2. august 1994 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering nr. VR 1641 1993 for Ruote O.Z. S.p.A., Italien, v/Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau.

Den 11. december 1992 indleverede Ruote O.Z. S.p.A, Italien v/Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, en ansøgning om registrering af varemærket AMW for nærmere angivne varer i klasse 12.

Varemærket blev registreret den 19. februar 1993.

Den 24. marts 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 19. maj 1993 nedlagde klageren, BMW AG, Tyskland v/Chas. Hude, indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Indsigelsen nedlægges med henvisning til Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet nævnte mærke må anses for at være forveksleligt med mine klienters registrering nr. 0562/1951 BMW omfattende bl.a. "befordringsmidler til brug på land, i luften og på vandet, motorvogne, motorcykler, forbrændingskraftmaskiner til faste, flydende og luftformige brændstoffer og bestanddele af sådanne maskiner" i klasse 12.

Endvidere gøres det gældende i medfør af Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, at mærket AMW logo er egnet til at skabe indtryk af, at der er en forbindelse mellem dette mærke og mine klienters mærke BMW."

I skrivelse af 26. juli 1993 fremkom klageren med følgende yderligere supplerende bemærkninger til indsigelsen:

"Mærket AMW er accepteret til registrering for "hjul til køretøjer, herunder hjul fremstillet af letmetal, rat til køretøjer, karosserier til køjetøjer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer" i vareklasse 12.

Da mine klienters varemærkeregistrering nr. 561/1951 BMW bl.a. omfatter "dele til befordringsmidler" foreligger der således direkte varekollision med det offentliggjorte varemærke AMW.

Ved vurdering af forvekslingsrisikoen må og bør der i nærværende sag tages hensyn til, at mine klienters varemærke er et særdeles velindarbejdet og velkendt varemærke - ikke alene i Danmark, men i hele verden. Varemærket BMW tilhører således kategorien af verdensberømte varemærker ("Kodakmærker") og vil være at finde blandt verdens 50 mest kendte varemærker, jvf. vedlagte kopi af relevante sider fra publikationen "Brands an Internation Review by Interbrand", hvilken publikation indeholder en beskrivelse af verdens mest kendte varemærker.

Jeg henviser endvidere til Direktoratets afgørelse i VA 2984/1990 BMV Communication A/S, hvori Direktoratet bekræftede, at betegnelse BMW må anses for at være et Kodakmærke.

Varemærket BMW har som bekendt været anvendt i en mangeårig periode for specielt biler og motorcykler i den eksklusive klasse. Der er således ingen tvivl om, at mærket BMW nyder en utrolig stor goodwill blandt forbrugerne. Mærket BMW vil blive opfattet som en kvalitetsbetegnelse/et varemærke for avancerede teknologiske designmæssige og kvalitetsmæssige optimale biler eller motorcykler.

En brug af betegnelsen AMW for reservedele til bl.a. biler vil derfor efter min og mine klienters opfattelse medføre en utilbørlig udnyttelse af den store goodwill, mine klienter har oparbejdet gennem en mangeårig produktion af biler og motorcykler i den eksklusive klasse under varemærket BMW.

Under alle omstændigheder er det vor opfattelse, at en brug af betegnelsen AMW vil medføre en klar risiko for forveksling med mine klienters verdensberømte mærke BMW. For begge mærkes vedkommende er der tale om en bogstavkombination kun bestående af tre bogstaver, hvoraf de to sidste bogstaver MW er identiske i mærkerne. En bogstavkombination som må anses for at være sjældent forekommende og fortrinsvis kendt fra mine klienters verdensberømte mærke BMW. Endvidere må der ved forvekslingsvurderingen tages hensyn til, at der forekommer en vis typografisk lighed mellem bogstaverne A og B - en lighed, der betyder, at en risiko for forveksling ikke kan udelukkes, når mærkerne vurderes i deres helhed overfor hinanden.

Når det tillige tages i betragtning, at der er tale om direkte varekollision, idet mine klienter selv fremstiller bl.a. letmetal hjul mv. til deres biler, forekommer der en klar risiko for, at forbrugerne automatisk vil opfatte og associere varemærket AMW med mine klienter's varemærke BMW og antage, at der er en forbindelse mellem disse mærker, jvf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. En omstændighed der vil bevirke, at forbrugerne vil få den urigtige opfattelse, at der er tale om et til mine klienter knyttet selskab og varemærke eller, at mine klienter har givet tilladelse til brug af varemærket.

Ud fra en helhedsmæssig vurdering af vareligheden og mærkeligheden, hvorunder at der specielt tages hensyn til den store bekendthedsgrad mine klienter's varemærke nyder blandt forbrugerne i almindelighed, vil der være en risiko for forveksling af de omhandlede mærker - særligt under hensyn til at mærket AMW er accepteret til registrering for varer, der direkte kolliderer med de varer, mine klienter anvender mærket BMW for. På den baggrund skal jeg fasthold min indsigelse mod ansøgningen for mærket AMW i en særlig typografisk udformning og anmode om, at ansøgningen afslås for registrering."

Mærkeindehaveren imødegik i skrivelse af 28. januar 1994 indsigelsen og anførte:

"Indsigerne meddeler i skrivelse af 19. maj 1993, at indsigelsen baseres på indsigernes danske varemærkeregistrering nr. 562/1951 BMW.

Denne registrering dækker i Klasse 12:

Befordringsmidler til brug på land, i luften og på vandet, motorvogne, motorcykler, forbrændingskraftmaskiner til faste, flydende og luftformige brændstoffer og bestanddele af sådanne maskiner.

Vore klienters registrering dækker alene forskellige dele til befordringsmidler. Indsigernes registrering nr. 562/1951 BMW dækker ikke dele til befordringsmidler af forskellig art, men alene befordringsmidler og andre køretøjer solgt i deres helhed. Vi må således gøre gældende, at der ikke i dette tilfælde foreligger varekollision.

Indsigernes anbringende gående ud på, at vore klienters mærke AMW i medfør af Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er egnet til at skabe indtryk af, at der er en forbindelse mellem vore klienters mærke og indsigernes mærke BMW, afvises. Vor begrundelse for denne afvisning følger senere i nærværende skrivelse.

I indsigernes supplerende skrivelse af 26. juli 1993 ser man nu helt bort fra Reg. Nr. 562/1951 BMW (figur). Vi går derfor ud fra, at indsigerne er enige i de af os anførte synspunkter vedrørende Reg. Nr. 562/1951 BMW.

Hvad angår Reg. Nr. 561/1951 BMW (figur) og vore klienters nærværende ansøgning for mærket AMW, skal vi ikke bestride, at der varekollision, idet Reg. Nr. 561/1951 BMW (figur) bl.a. omfatter 'dele til befordringsmidler'.

Derimod må vi pure afvise indsigernes påstand om, at de to her omhandlede mærker skulle være forvekslelige.

der er i begge tilfælde tale om figurmærker, og man får således

Det vi her ses, at der er endog særdeles store visuelle forskelle mellem de to mærker.

Det er da rigtigt, at begge mærker indeholder bogstaverne M og W. Indsigerne kan imidlertid ikke gennem deres registrering have opnået eneret til brug af disse to bogstaver i varemærker. Den nævnte bogstavkombination MW er i øvrigt ikke så specielt sjældent forekommende, jf. vedlagte computerrapport over en ortografisk scanning vedrørende bogstavkombinationen MW. Det vi heraf fremgå, at der på det danske Varemærkeregister findes adskillige registreringer indeholdende denne bogstavkombination.

Ser man alene på mærkerne AMW / BMW over for hinanden, må vi igen pure afvise, at der her skulle være forvekslelighed i varemærkeretlig henseende. Der er, således som det ganske rigtigt anføres af indsigerne, tale om meget korte ord. Netop i sådanne tilfælde skal enhver forskel mellem ordene tillægges særlig vægt. Ved bedømmelsen af spørgsmålet om forvekslelighed lægges der traditionelt særlig vægt på forbogstaverne. Det er netop forbogstaverne, der er forskellige i de to her omhandlede mærker, og vi må gøre gældende, at mærkerne også af denne grund kommer til at adskille sig tilstrækkeligt fra hinanden, til at der ikke kan statueres forvekslelighed. Vi skal i denne forbindelse blot kort henvise til den højesteretsdom, der er refereret i U 1963.120H, og i hvilken mærkerne BIF / LIF blev anset for ikke forvekslelige. Ligeledes skal vi henvise til Rigmor Carlsens bog om Registreringspraksis side 169, hvoraf det fremgår, at man ikke har fundet mærkerne JIF / BIF forvekslelige. Kopi af den pågældende side vedlægges for god ordens skyld.

Indsigerne gør gældende, at 'der ved forvekslingsvurderingen (må) tages hensyn til, at der forekommer en vis typografisk lighed mellem bogstaverne A og B', og at denne angivelige lighed skulle medføre risiko for forveksling, når mærkerne vurderes i deres helhed over for hinanden. Hvorledes de to her omhandlede mærker ser ud, når de stilles op over for hinanden, er vist ovenfor. For så vidt angår den påståede typografiske lighed mellem bogstaverne A og B, forstår vi ikke dette synspunkt. Det er da korrekt, at de to bogstaver står ved siden af hinanden i alfabetet, og at de har samme størrelse, for så vidt de skrives med samme typografi, men vi kan ikke se, at de herudover har andet til fælles, end at de altså begge to er bogstaver, der forekommer i det danske alfabet.

Fonetisk vil der være en betydelig forskel mellem de to mærker. Vore klienters mærke vil på dansk blive udtalt

 

'a/em/ve'

medens indsigermærker vil blive udtalt

 

'be/em/ve'.

Netop den omstændighed, at vore klienters mærke begynder med en vokal, medens indsigermærket begynder med en konsonant, giver en betydelig fonetisk forskel mellem de to mærker.

Indsigerne henviser til Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og gør gældende, at der vil være risiko for, at forbrugerne vil opfatte og associere vore klienters mærke AMW med indsigernes varemærke BMW og antage, at der skulle være en forbindelse mellem de mærker, ligesom man gør gældende, at en brug af betegnelsen AMW for reservedele til biler vil medføre en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, indsigerne har oparbejdet, for så vidt angår varemærket BMW. Begge disse synspunkter afvises.

Vore klienter er internationalt kendt som fremstillere af hjul til køretøjer fremstillet af letmetal. Vore klienters hjul kan tilpasses en hvilken som helst type bil. BMW derimod fremstiller og sælger ikke hjul til andre typer biler end BMW, og de forsyner ikke detailhandlere med hjul til andre typer biler. Med i betragtningen bør også tages betydningen af køber- kredsen og varernes specielle beskaffenhed. Når talen er om biler og reservedele dertil, vil den normale køber være endog særdeles mærkebevidst. Indkøb af en bil i almindelighed vil for langt de fleste mennesker være en ganske stor investering. Når talen er om en BMW, drejer det sig om en særdeles stor investering, og der er ingen som helst grund til at tro, at en ejer af en BMW ville kunne forveksle de to varemærker AMW / BMW og ved en fejltagelse komme til at købe et AMW-hjul til sin BMW-bil. Vi må gøre gældende, at den uopmærksomme køber helt kan lades ude af betragtning, når talen er om BMW-biler. Dette gælder ligeledes de detailhandlere, der handler med hjul og andre reservedele til biler, herunder BMW.

Slutteligt skal vi gøre opmærksom på, at indsigerne har nedlagt indsigelse mod registreringen af vore klienters mærke AMW i bl.a. Sverige og Taiwan. I begge disse lande er indsigelserne blevet afvist. Kopi af indsigelsesafgørelserne vedlægges til Direktoratets orientering.

På den ovenfor anførte baggrund skal vi henstille, at indsigelsen afvises, og at vore klienters mærke AMW nu går videre til endelig registrering."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 2. august 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"....I medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke bl.a. udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre er identisk med eller ligner det ældre mærke, og der foreligger varesammenfald eller vareartslighed.

Der foreligger sammenfald mellem varer omfatter af indsigers registrering VR 561 1951 og det foreliggende mærke. Der foreligger alene ligeartethed mellem varer omfattet af dette mærke og indsigers registrering VR 562 1951, idet hjul, rat og karrosseier til køretøjer findes ligeartede med befordingsmidler til brug på land.

Det er imidlertid direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er tilstede. Mærkerne AMW og BMW består alene af tre bogstaver. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved begyndelsesbogstaverne A og B, der er henholdsvis en vokal og en konsonant. Bogstaverne ligger såvel auditivt som visuelt langt fra hinanden. Mærket AMW kendetegnes desuden ved, at begyndelsesbogstavet A er sammenhængende med bogstavet M. Hertil kommer, at mærkerne ikke kan antages at ville blive udtalt som ord, men derimod som enkelte bogstaver A M W og B M W.

Direktoratet er enig med indsiger i, at indsigers varemærke BMW er et særdeles velkendt varemærke. Efter en vurdering af mærkerne i deres helhed finder direktoratet imidlertid ikke, at mærkerne ligner hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling er tilstede, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne. Indsigelsen vil således ikke kunne tages til følge på basis af varemærkelovens § 15."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 30. september 1994 indbragt for Patentankenævnet.

I klagebegrundelse af 10. april 1995 har klageren anført følgende:

"På vegne indsigerne skal jeg herved fastholde de argumenter, der er fremført i mine skrivelser til Patentdirektoratet af 19. maj 1993 og 26. juli 1993. Det fastholdes således, at det under VR 1641/1993 offentliggjorte mærke AMW må betragtes som forveksleligt med indsigerens varemærkeregistreringer VR 561/1951 BMW figurmærke og VR 562/1951 BMW (ordmærke).

Under hensyn til de bemærkninger, ansøgeren fremkom med under behandlingen af indsigelsen, for så vidt angår spørgsmålet om varelighed, skal jeg understrege, at der ved Patentdirektoratets afgørelse blev givet indsigeren medhold i, at der foreligger sammenfald mellem varer omfattet af indsigerens regi-strering VR 561/1951 og det foreliggende mærke samt ligeartethed mellem varer omfattet af dette mærke og indsigers registrering VR 562/1951.

Under henvisning hertil skal det således fastholdes, at der foreligger varelighed henholdsvis vareartslighed mellem indsigerens to registreringer og det foreliggende mærke AMW.

Hvad angår mærkeligheden, må og bør det ved vurderingen af forvekslingsrisikoen have en hel særlig betydning, at indsigerens varemærke BMW, som er registreret under VR 562/1951, henhører til kategorien af verdensberømte varemærker på linie med et varemærke som IBM. Sådanne meget velkendte og stærkt indarbejdede varemærker nyder i henhold til praksis en helt særlig og generel beskyttelse. Fra praksis kan nævnes:

U1977/69H, hvor det stærkt indarbejdede og velkendte varemærke ICOPAL fandtes forveksleligt med det senere indregistrerede varemærke IPALCO,

U1991/697H, hvor brugen af varemærket COCA-LINE blev anset for en krænkelse af det verdensberømte varemærke COCA-COLA og

U1994/147SH, hvor det stærkt indarbejdede tordenskjold-varemærke for tændstikker blev anset for forveksleligt overfor et mærke med en afbildning af en anden søhelt (Niels Juul).

Ovenfor nævnte eksempler viser efter min opfattelse, at sådanne velindarbejdede og velkendte varemærker ikke kun nyder en generel beskyttelse mod anden mands brug af det identiske mærke også for artsfremmede varer, men også en udvidet beskyttelse, for så vidt angår selve mærkeligheden.

I nærværende tilfælde må det igen fremhæves, at mærkerne visuelt ligger meget tæt op ad hinanden. Kun forbogstaverne "A" og "B" adskiller de to mærker fra hinanden. Disse bogstaver står umiddelbart ved siden af hinanden i alfabetet, og det er fortsat min påstand, at der kan forekomme en vis typografisk lighed mellem disse to bogstaver alt afhængig af, hvordan de skrives samt valget af typografi. Denne lighed kommer specielt frem, hvis bogstavet "A" skrives i en mere firkantet typografi f.eks.:

Som det fremgår, vil begge bogstaver have det særlige karakteristika, at de begge brydes i midten af en vandret streg. I den forbindelse henviser jeg til Ankenævnets afgørelse i sag nr. V 24/93, hvor figurmærket "f6" blev anset for forveksleligt med figurmærket "R6" netop på grund af den typografiske lighed mellem bogstaverne "f" og "R".

Samtidig kan det ikke udelukkes, at personer, som kender betydningen af bogstaverne BMW som forkortelse for betegnelsen Bayerische Motoren Werke, kan få den opfattelse, når der henses til, at BMW har anlagt en bilfabrik i U.S.A., at de med mærket AMW betegnede varer stammer fra Amerika, nemlig fra den derværende BMW-fabrik. Særligt når der henses til, at mærket AMW ikke anvendes for artsfremmede varer, men derimod for identiske og ligeartede varer, nemlig specielt hjul, herunder letmetalhjul til køretøjer, inklusiv karosserier.

Når ovenstående forhold tages i betragtning ved den helhedsmæssige vurdering, der skal foretages ved sammenligningen af mærkerne AMW/BMW, må mærket AMW anses for at være forveksleligt med Kodak-mærket BMW, ligesom der vil være en risiko for, at forbrugerne vil opfatte og associere ansøgerens mærke AMW med indsigerens varemærke BMW og antage, at der er en forbindelse mellem disse mærker, særligt når der henses til, at begge mærker anvendes som varemærker for bl.a. reservedele til biler.

En brug og registrering af betegnelsen AMW vil derfor medføre en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, mine klienter igennem mange år har oparbejdet til mærket BMW, og medføre en udvanding af mine klienters rettigheder til dette varemærke.

Jeg skal derfor henstille til Ankenævnet, at mærket AMW afslåes fra registrering. I den forbindelse kan jeg oplyse, at mine klienter har nedlagt indsigelse mod mærket AMW i adskillige lande. På baggrund af disse indsigelser blev ansøgningen for AMW såvel i England som i Canada tilbagetaget.

I Sverige og Taiwan er det korrekt, som anført af ansøgeren, at indsigelsen mod registreringen af mærket AMW i første instans blev afvist. I Taiwan blev indsigelsen dog taget til følge i den anden instans, medens afgørelsen i Sverige nu er indbragt for højere instans i Sverige."

Mærkeindehaveren har i skrivelse af 11. august 1995 meddelt, at man ikke ønsker at tilføje yderligere til den argumentation, der allerede er fremført under indsigelsessagen.

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 19. december 1995 afgivet følgende udtalelse:

"Det anføres i klagen, at meget velkendte og stærkt indarbejdede varemærker i henhold til praksis nyder en hel særlig og generel beskyttelse og der nævnes tre domme heraf en dom fra 1991 og en dom fra 1994.

Direktoratet har i indsigelsesafgørelsen erklæret sig enig med klagerne i, at varemærket BMW er et særdeles velkendt varemærke. Direktoratet må også give klagerne medhold i, at der foreligger retspraksis, hvorefter meget velkendte og stærkt indarbejdede varemærker, udover den særlige beskyttelse mod lignende varemærker for andre varer og tjenesteydelser, som er tillagt ved varemærkelovens § 15, stk. 4, også i forhold til spørgsmålet om mærkelighed nyder en beskyttelse, som er bredere end for andre mærkers vedkommende.

Uanset, at det registrerede varemærke AMW, ligesom det kendte mærke BMW indeholder bogstaverne MW i en trebogstavs-sammensætning, er det imidlertid fortsat direktoratets opfattelse, at der ikke kan være tale om forvekslelighed, dels som følge af den konkrete udformning af bogstaverne, dels som følge af, at bogstavet A både typografisk og lydmæssigt er meget forskelligt fra bogstavet B.

Det henstilles derfor, at Ankenævnet stadfæster den ved direktoratets skrivelse af 02 aug. 1994 trufne afgørelse af indsigelsen."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 22. oktober 1996.

Indklagede (mærkeindehaver) gav ikke møde.

For klageren mødte cand.jur. Henrik Jespersen, som procederede sagen i det væsentlige under henvisning til de til direktoratet og Ankenævnet fremsendte skriftlige indlæg, som nærmere blev uddybet og kommenteret.

Ankenævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at klagerens mærke BMW tilhører kategorien af verdensberømte varemærker og som sådant nyder kodakbeskyttelse.

Herefter og under henvisning til de af Patentdirektoratet anførte grunde, hvorved bemærkes, at det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat,

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

Steffen Gulmann