Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Patentankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter de to varemærker, begge med en vifte, var fundet forvekslelige.
Den fulde tekst

Et figurmærke afbildende en vifte og med ordet DINERCO under viften fundet forvekslelig med et figurmærke bestående alene af en vifte

 

 

År 1996, den 7. november afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 4/95:

Klage fra Mandarin Oriental Services B.V. Holland v/Chas. Hude A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 17 nov 1994 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering VR 7946 1993 for Dinerco A/SUllerslev.

Den 22. juli 1993 indleverede Dinerco A/S, Ullerslev, en ansøgning om registrering af varemærket DINERCO (figurmærke) for alle varer i klasse 29.

Varemærket blev registreret den 12. november 1993.

Den 15. december 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 14. februar 1994 nedlagde klageren, Mandarin Oriental Services B.V., Holland, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Indsigelsen baseres på mine klienters varemærkeregistrering, VR 6158/1991 figurmærke, der dækker alle tjenesteydelser i klasse 42. Mine klienters viftefigur er fuldkommen identisk med den viftefigur, der indgår i VR 7964/1993, og de to mærker er således utvivlsomt forvekslelige.

Der foreligger vare/tjenesteydelsessammenfald, idet klasse 42 omfatter bl.a. "hotel- og restaurationsvirksomhed", hvilke tjenesteydelser er ligeartede med fødevarer, omfattet af klasse 29.

Der kan ikke herske tvivl om, at mine klienters eventuelle brug af mærket for eksempelvis restaurationsvirksomhed vil give anledning til den opfattelse, at der er en tilknytning til den virksomhed, der udøves af indehaverne af VR 7946/1993 for varer i klasse 29, netop fordi den identiske viftefigur indgår i VR 7946/1993.

En yderligere sammenhæng mellem de to mærker understreges også af ordet DINERCO, idet ordet "diner", som oprindeligt er lånt fra fransk, bruges på dansk i betydningen en finere middag, eksempelvis i sammensætningen "diner transportable" om udbringning og servering af færdigtilberedte festmåltider. Man bruger også verbet "dinere" i betydningen at spise en finere middag, ofte på restaurant, jfr. Politikens Nudansk Ordbog, 15. udgave.

Derudover gøres det gældende, at viftefiguren må være ophavsretligt beskyttet, jfr. Ophavsretslovens § 1, hvilken ophavsret må anses for at være krænket af Dinerco A/S, jfr. Ophavsretslovens § 2.

Det antages, at det skyldes en fejltagelse, at Patentdirektoratet ved sin behandling af VR 7946/1993 ikke i undersøgelsesfasen har modholdt mine klienters registrering, VR 6158/1991.

På ovennævnte baggrund skal det således høfligst henstilles, at VR 7946/1993 erklæres ugyldig."

I skrivelse af 10. april 1994 bestred mærkeindehaveren, at de to mærker er forvekslelige og udtalte bl.a.:

"1) klasse 29 og klasse 42 er så langt fra hinanden, at der ikke kan opstå forvekslelighed.

2) Vort bomærke bliver anvendt på dybfrosne fødevarer, der sælges gennem detailbutikker, og der vil blandt de endelige forbrugere aldrig kunne opstå en risiko for forveksling.

3) Viften anvendes aldrig alene, men altid sammen med navnet DINERCO.

4) Ordet DINERCO er mere dominerende end viften.

5) Bomærket skal vurderes som en helhed.

Mit hovedsynspunkt er, at

- det er 2 helt forskellige klasser

- bomærkerne ikke kan forveksles

- begge bomærkers kundegrupper er to helt adskilte grupper, hvorfor vi må afvise indsigelsen."

Hertil bemærkede klageren i skrivelse af 28. juni 1994 følgende:

"1) Det er ikke korrekt, at klasserne 29 og 42 er så langt fra hinanden, at der ikke kan opstå forvekslelighed.

Iflg. Direktoratets egen praksis modholdes registreringer, der dækker hele klasse 42 eller kun "restaurationsvirksomhed" eller tilsvarende i varemærkeansøgninger, der er indleveret i føde/drikkevarer klasserne 29, 30, 31, 32 og 33 i tilfælde, hvor der er tale om identiske mærker.

Dette skyldes naturligvis, at der er kollision mellem føde/drikkevarerelaterede tjenesteydelser i klasse 42 såsom cateringvirksomhed, drift af restauranter, barer osv. og de føde/drikkevarer, der er omfattet af klasserne 29-33.

Såfremt der markedsføres føde/drikkevare relaterede tjenesteydelser under et bestemt mærke og der sælges føde/drikkevarer under det samme mærke, vil forbrugeren naturligvis tro, at den pågældende vare og de pågældende tjenesteydelser hidrører fra den samme varemærkeindehaver.

2) Modpartens bemærkning om, at mærket kun påtænkes anvendt på dybfrosne fødevarer er ikke relevant, idet VR 7946/1993 dækker alle varer i klasse 29.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at der naturligvis også vil kunne opstå forveksling mellem dybfrosne fødevarer, der sælges i en detailforretning, og visse tjenesteydelser i klasse 42, jf. ovenfor.

3) Modpartens bemærkning om, at viften aldrig anvendes alene, men kun sammen med navnet DINERCO er ikke relevant, idet mærkerne som helhed er forvekslelige, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, no. 1 og 2.

4) Ordet DINERCO er ikke mere dominerende end viften, tværtimod er viften det mest dominerende element i mærket, da den er placeret øverst i dette.

5) De to mærker er forvekslelige udfra almindelige varemærkeretlige synspunkter, jf. ovenfor, ligesom de iflg. Direktoratets egen praksis er forvekslelige, da det ene mærke indeholder det andet.

Modparten opfordres til at dokumentere hvilken kunstner eller tilsvarende, der har skabt viftemotivet i DINERCO mærket, subsidiært hvor, det stammer fra.

Indsigelsen opretholdes i sin helhed og det fastholdes, at registreringen af VR 7946/1993 bør erklæres ugyldig i medfør af Varemærkelovens § 14, no. 5, & 15, stk. 1, no. 1 og 2, jf. § 23."

Mærkeindehaveren anførte i skrivelse af 6. september 1994 som følger:

"Vi fastholder samtlige vore bemærkninger/argumenter i vort brev af 10.04.94. Disse giver også svar på bemærkninger fra Chas. Hude i deres brev af 28.06.94.

Dog skal det bemærkes, at vor firmanavn + logo er udviklet og designet af vort reklamebureau."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 17. november 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

For så vidt angår spørgsmålet om mærkelighed består indsigers mærke af en vifte udført i silhuet, således at "bladene" i viften er mørke, og mellemrummene er lyse. Indsigers registrering omfatter alle farver. Det foreliggende mærke indeholder en vifte, der er udformet på samme måde, således at selve viftefiguren i det foreliggende mærke er stort set identisk med den tilsvarende i indsigers mærke. I det foreliggende mærke er viften udført i rød farve, og den er suppleret med vandrette røde streger, der er forbundet med viften, og samtidig danner en linie over ordet i mærket. En tilsvarende linie er anført under ordet i mærket. Ordet DINERCO i mærket er udført i sort farve og i så store typer, at dette ord er ligeså iøjnefaldende i mærket som viften.

Det foreliggende mærke omfatter alle varer i klasse 29, hvorimod indsigers registrering omfatter alle tjenesteydelser i klasse 42. Der foreligger således ikke direkte kollision mellem produkter omfattet af de to registreringer, men der er dog tale om ligeartede produkter for så vidt angår restaurationsvirksomhed, som er omfattet af indsigers registrering. Efter en samlet vurdering af de to mærker overfor hinanden samt mærkernes beskyttelsesområde finder direktoratet ikke, at risiko for forveksling foreligger, herunder at der vil kunne antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

Indsigers fuldmægtig har endvidere gjort gældende, at det foreliggende mærke krænker indsigers ophavsret til viftefiguren.

Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 5 er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt det krænker en andens ophavsret til et beskyttet litterært eller kunstnerisk værk.

Det er i teori og praksis ikke helt afklaret, hvorvidt der kan været knyttet en selvstændig ophavsret til udformningen af et varemærke. I Varemærkeloven med kommentarer, 1. udg., 1994, hvori der henvises til Lærebog i Immaterialret, 2. udg. 1991, side 76, er om dette spørgsmål anført, at et figurmærke kan have en sådan udformning, at det isoleret betragtet utvivlsomt må opfattes som et kunstnerisk værk. Såfremt værket er oparbejdet som varemærke, bør det normalt alene bedømmes efter de varemærkeretlige regler, idet en anden antagelse vil føre til kaotiske tilstande på varemærkeområdet, hvor det varemærkeretlige forvekslingskriterium indeholder krav om såvel lighed i fremtoning som varelighed.

Således som sagen foreligger oplyst, må det lægges til grund, at indsigers mærke er frembragt med henblik på at fungere som varemærke. Under henvisning til det ovenfor anførte vil indsigelsen nedlagt på basis af varemærkelovens § 14, nr. 5, jf. ophavsretslovens § 1 og § 2 derfor heller ikke kunne tages til følge."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 17. januar 1995 indbragt for Patentankenævnet.

Ankebegrundelsen lyder som følger:

"Det gøres gældende, at de to mærker, der er registreret under hhv VR 7946/1993 og VR 6158/1991, er forvekslelige i medfør af Varemærkelovens § 15.

VR 7946/1993 VR 6158/1991

Det gøres endvidere gældende, at mærket DINERCO & fig., VR 7946/1993, er udelukket fra registrering i medfør af Varemærkelovens § 14 nr. 5, idet det indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk.

I henhold til Varemærkelovens § 15, jfr. § 4, er to varemærker forvekslelige, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer/tjenesteydelser af samme eller lignende art. Der skal med andre ord foreligge såvel mærkelighed som vareartslighed.

I det foreliggende tilfælde foreligger der utvivlsomt mærkelighed, idet VR 7946/1993 DINERCO & fig. indeholder hele indsigers mærke, registreret under VR 6158/1991. Ifølge Direktoratets egen praksis modholdes mærker altid overfor hinanden i tilfælde, hvor det ene mærke fuldstændig indeholder det andet, idet sådanne mærker anses som forvekslelige.

Det gøres gældende, at dette forhold alene er tilstrækkeligt til, at mærkelighed foreligger, samt at det forhold, at VR 7946/1993 tillige indeholder ordet DINERCO, ikke er tilstrækkeligt til at adskille de to mærker, men tværtimod kun er medvirkende til at skabe indtryk af samhørighed mellem de to mærker.

Ordet DINERCO vil alle steder i verden, også i Danmark, blive opfattet som relateret til restaurationsvirksomhed i alle former, herunder catering, samt til fødevarer, servering af mad og måltider etc. Ordet DINER er kendt af alle, måske navnlig i forbindelsen DINER TRANSPORTABLE, som jo er en gammel serviceydelse kendt verden over. Ordet DINER er fransk, men bruges også i samme form, men selvfølgelig med en anden udtale, på engelsk. I Danmark bruges verbet "dinere" i betydningen "at spise en finere middag, ofte på restaurant, jfr. Politikens Nudansk Ordbog, 15. udgave.

Således er ordet DINERCO, som må formodes at være blevet skabt til at skulle opfattes som en slags sammenskrivning af f.eks. DINER & CO. eller DINER COMPANY, kun med til at understrege og fremhæve, at der er tale om "noget fødevare-/restaurantrelateret", hvilket øger risikoen for, at en forveksling med indsigers mærke vil finde sted.

Hvad angår vareartsligheden gøres det gældende, at en sådan foreligger, idet der er tale om "restaurations- og hotelvirksomhed, catering" og lignende tjenesteydelser, der indgår i klasse 42, overfor egentlige fødevarer, der indgår i klasse 29.

Der kan ikke være tvivl om, at varerne "fødevarer" eller tilsvarende må være ligeartede med den tjenesteydelse, det er at tilberede og servere de pågældende fødevarer, idet en restaurationsvirksomhed simpelthen ikke kan fungere - den mister sit reelle indhold og må lukke såfremt varen, her fødevarer, ikke leveres.

Et tilsvarende eksempel nævnes i Koktvedgaard & Wallberg, Varemærkeloven & Fællesmærkeloven, 1. udgave, p 59, nemlig varearterne vaskemidler og vaskemaskiner overfor tjenesteydelser, der udbydes af et vaskeri. Også her har man situationen, at en tjenesteydelse - vaskerivirksomhed - simpelthen ikke kan udføres uden at varerne - vaskepulver og vaskemaskiner er til stede.

Det må således kunne lægges til grund, at der er tale om kollision mellem varer/tjenesteydelser, således at varearts-/tjenesteydelseslighed foreligger, hvilket sammenholdt med det faktum, at der foreligger mærkelighed, gør de to mærker forvekslelige i medfør af Varemærkelovens § 15.

Det gøres ligeledes gældende, at forvekslelighed tillige foreligger i medfør af Varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2, idet der ikke kan være tvivl om, at forbrugerne vil opfatte de to varemærker som havende forbindelse med hinanden.

Der henvises til Koktvedgaard & Wallberg, p 117 ff, ad § 15 stk. 1 nr. 2, hvortil det bemærkes, at "der tages hensyn til det forhold, at to mærker ikke i sin helhed ligner hinanden så meget, at det ene fejlagtigt kan tages for det andet, men hvor ligheden mellem dem kan give anledning til den misforståelse, at varerne har samme kommercielle oprindelse".

Der kan endvidere henvises til Betænkningen til 1959-loven, p 107, hvor det som eksempel nævnes, at hvis et i et varemærke særligt fremtrædende element efterlignes i et andet, vil disse kendetegn kunne være forvekslelige selv bortset fra, om de øvrige bestanddele er forvekslelige.

I nærværende tilfælde er der tale om, at det ene varemærke som sådan simpelthen indgår i sin helhed i det andet, hvorfor ovenfornævnte kriterier kan lægges til grund, således at betingelserne i medfør af Varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2 kan anses for opfyldt. Ikke nok med at der er tale om et "særligt fremtrædende element", der er som nævnt tale om hele mærket, nemlig viften.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes et tilfælde fra Patentdirektoratets egen praksis, nemlig

VA 4383/1994 HANORAH SQUEEZE & fig.

I denne ansøgning har Patentdirektoratet fremdraget VR 7531/1990 HH & fig.

som værende til hinder under henvisning alene til Varemærkelovens § 15.

Dette er tankevækkende, da H-figurerne i de to mærker blot ligner hinanden og således ikke er identiske, cfr. nærværende sag, hvor der er tale om det identiske billedmotiv, der går igen i to mærker.

Ligeledes kan der henvises til Ankenævnets praksis som følger, jfr. Koktvedgaard & Wallberg, p 123

1.

2.

3.

Ad 1: Der er tale om to figurelementer, der ikke er identiske, men blot ligner hinanden, og hvor det ene er kombineret med et ord, jfr. nærværende sag.

Ad 2: Der er tale om to forskellige ord, der ikke er forvekslelige, samt to figurelementer, der blot ligner hinanden, men ikke er forvekslelige, jfr. nærværende sag.

Ad 3: Der er tale om to figurelementer, der ikke er identiske, men blot ligner hinanden, og hvor det ene er kombineret med et ord, jfr. nærværende sag.

Sammenfattende må det således konkluderes, at betingelserne for at kende de to mærker, VR 7946/1993 og VR 6158/1991, forvekslelige i medfør af Varemærkelovens § 15 er til stede, hvorfor det henstilles, at VR 7946/1993 allerede af den grund kendes ugyldig.

Dernæst gøres det gældende, som ovenfor nævnt, at VR 7946/1993 er uegnet til registrering i medfør af Varemærkelovens § 14 nr. 5, da det indeholder en bestanddel, der krænker en andens ophavsret til et sådant værk.

Patentdirektoratet nævner i sin afgørelse af 17. november 1994, p 3, at "det i teori og praksis ikke er helt afklaret, hvorvidt der kan være knyttet en selvstændig ophavsret til udformningen af et varemærke" og henviser i den forbindelse til Koktvedgaard & Wallberg, p 115, der igen henviser til Koktvedgaards Lærebog I Immaterialret, p 76, hvoraf fremgår, "at et varemærke i form af et figurmærke (logo) kan have en sådan udformning, at det isoleret betragtet utvivlsomt må opfattes som kunstnerisk værk". Det bemærkes videre, at "såfremt mærket er oparbejdet som varemærke, bør mærket normalt alene bedømmes efter de varemærkeretlige regler" ... "enhver anden antagelse ville føre til kaotiske tilstande på varemærkeområdet"...

Disse betragtninger kan fuldstændig følges, idet det selvfølgelig er teoretisk relevant at diskutere, om en strid mellem to parter vedrørende rettighederne til et varemærke skal afgøres ud fra Varemærkelovens eller Ophavsretslovens regler. Det er klart, at et varemærke, der er skabt med det formål for øje, at det skal anvendes som varemærke, be- dømmes efter de varemærkeretlige regler i tilfælde af eventuel forveksling med et andet mærke.

Nærværende sag drejer sig ikke om, hvorvidt varemærker, udover at være varemærker, tillige kan udgøre ophavsretligt beskyttede kunstværker, men derimod om, hvorvidt betingelserne for at udelukke det mærke, der er registreret under VR 7946/1993, fra registrering i medfør af Varemærkelovens § 14 nr. 5 er opfyldt.

Der er utvivlsomt tale om, at den vifte, der er registreret under VR 6158/1991, nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til Ophavsretsloven, idet der er tale om en kunstnerisk frembringelse med selvstændig værkshøjde. Viften er ikke som udgangspunkt frembragt med henblik på at skulle fungere som varemærke, men er nærmere blevet kreeret med henblik på at skulle fungere som en slags bomærke eller tilsvarende. Viften er designet og skabt af en englænder, og rettighederne til den er herefter overdraget til indsiger. Dokumentation vedrørende denne overdragelse vil blive fremsendt, såsnart materialet er mig i hænde.

Der henvises iøvrigt til Koktvedgaard & Wallberg, p 114-115 samt til ankenævnsafgørelse V 7/90:

Opmærksomheden henledes på, at den ovenfor referede sag er fuldstændig analog med nærværende sag, hvor en ophavsretlig beskyttet tegning indgår i en andens varemærke, kombineret med et ord. Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ikke - som i nærværende sag - er tale om den fuldstændig identiske figur, idet der er "mindre forskelle i udformningen". Alligevel fandt Ankenævnet, at § 14 nr. 5 var til hinder for, at registrering af den løbende mand, kombineret med ordet ACTION kunne finde sted.

Man kan også forestille sig varemærker, udformet således at man lader indgå andre former for ophavsretligt beskyttede værker, eksempelvis afbildninger af kendte malerier, skulpturer o.lign. sammen med et andet element, og dette er naturligvis ikke tilladt, med mindre ophavsmanden har samtykket. Varemærkelovens § 14 nr. 5 er netop skabt for at hindre at andre uretmæssigt udnytter værker, der er ophavsretligt beskyttede.

Det skal således sammenfattende konkluderes, at betingelserne for at kende de to mærker, registreret under hhv VR 7946/1993 og VR 6158/1991, for forvekslelige er til stede, således at VR 7946/1993 er udelukket fra registrering i medfør heraf, samt at Varemærkelovens § 14 nr. 5 tillige udgør en registreringshindring, jfr. ovenfor, hvorfor det således henstilles, at VR 7946/1993 kendes ugyldig, jfr. Varemærkelovens § 23."

Mærkeindehaveren har i skrivelse af 16. april 1995 anført som følger: "Vort svar er nøjagtig de samme 5 hovedargumenter fremført i brev af 10.4.1994."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 30. april 1996.

For indsigeren mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen.

For mærkeindehaver mødte stud.mag. Elias Grove Nielsen.

Klageren har fremlagt et dokument om overdragelse til klageren af retten til tegningen af viften.

Klageren har anført, at ansøgermærket er forveksleligt med indsigermærket og krænker ophavsretten til dette, navnlig fordi vifterne er identiske.

Mærkeindehaveren har henholdt sig til direktoratets afgørelse og tilføjet, at der vareartsmæssigt er forskel på klasse 29 og klasse 42.

Ankenævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at der ikke er dokumenteret krænkelse af ophavsret.

Selv om der kun foreligger delvist varesammenfald, findes den i de to mærker anvendte vifte så dominerende og fuldt indeholdt i ansøgermærket, at der foreligger varemærkeretlig forvekslelighed

Herefter bestemmes:

Varemærkeregistrering nr. 7946/93 ophæves.

 

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

J.C. Warnich-Hansen