Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Patentankenævnet omstødte Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse. Direktoratet havde ikke fundet varemærkerne EPODERM og EPOLEUM forvekslelige.

Ankenævnet udtalte bl.a.:

"Det er oplyst og ubestridt under sagen, at de varer, der er omfattet af varefortegnelserne, også markedsføres i håndkøbsudsalg. På denne baggrund vil Ankenævnet ikke anse nogen dele af mærkerne som specielt svage eller stærke eller lægge særlig vægt på betydningsmæssige momenter.

Den fulde tekst

Varemærkerne EPODERM og EPOLEUM er forvekslelige

 

 

År 1998, den 16. januar afsagde Patentankenævnet

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, J.C. Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 88/95:

Klage fra Görlich Handels GmbH, Tyskland, v/Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 27. oktober 1995 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistreringVR 1944 1995 for Vitamex AB, Sverige, v/Patentbureauet Budde, Schou & Co. A/S

Den 8. april 1994 indleverede Vitamex AB, Sverige, v/Budde, Schou & Co. A/S, en ansøgning om registrering af varemærket EPODERM for alle varer i klasse 5.

Varemærket blev registreret den 24. marts 1995.

Den 19. april 1995 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 14. juni 1995 nedlagde klageren, Görlich Handels GmbH, Tyskland, v/Hofman-Bang & Boutard A/S, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

" at mærket er forveksleligt med det for vor klient registrerede varemærke, VR 02.785-1992 EPOLEUM, som omfatter Klasse 05: farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, olier til diætetiske og medicinske formål.

Der er således fuldstændigt varesammenfald mellem de varer, EPODERM er registreret for, og de varer, EPOLEUM omfatter.

For så vidt angår mærkeligheden er vi også af den opfattelse, at mærkerne i høj grad er forvekslelige."

Klageren uddybede i skrivelse af 15. august 1995 indsigelsesbegrundelsen og anførte:

"Det er vor opfattelse, at mærkerne

EPODERM

EPOLEUM

indbyrdes må anses for forvekslelige, og at de må give forbrugerne den opfattelse, at produkter forhandlet under de to varemærker stammer fra samme virksomhed. Vi henviser i denne forbindelse til §15, stk. 1, nr. 2 i Varemærkeloven.

Betragter man mærkerne fra en visuel synsvinkel, fremgår det, at mærkerne har præfikset EPO fælles og i øvrigt består af nøjagtig samme antal bogstaver, nemlig et præfiks på tre bogstaver og et suffiks på fire bogstaver.

Hertil kommer at begge suffikserne indeholder vokalen E og konsonanten M på samme plads.

Auditivt må mærkerne også anses for forvekslelige, idet det fælles præfiks EPO er den dominerende bestanddel af mærkerne, og suffikserne er af mere underordnet betydning. Det, man hæfter sig ved ved udtalen af mærkerne og hvorpå trykket ligger, er præfikset, som er delt op i to stavelser, E-PO.

Vi kan i øvrigt oplyse, at forstavelsen EPO er suggestiv for varer i Klasse 05, især for farmaceutiske præparater, herunder kosttilskud indeholdende olier fra lægeplanten natlys. Vi har fået oplyst af vor klient, at forstavelsen EPO står som en forkortelse for det engelske ord for denne olie, nemlig Evening Primrose Oil.

Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at forstavelsen EPO er beskrivende for varen, men blot suggestiv netop for lægemidler og kosttilskud fremstillet på basis af denne lægeplante. Det viser sig da også, at der i varemærkeregistret eksisterer en række varemærker for varer i Klasse 05 med denne forstavelse, som efter vor opfattelse for en dels vedkommende er fremstillet under anvendelse af olie fra natlysplanten, f.eks. de følgende:

Reg.nr. VR 02.406-1989 EPO CREME

Reg.nr. VR 09.155-1992 EPOGLANDIN

Den første registrering omfatter alle varer i klasserne 03 og 05, og det er således ikke umiddelbart gennemskueligt, om dette er tilfældet, men vi hælder stærkt til den anskuelse, som vi har givet udtryk for. For så vidt angår varemærket EPOGLANDIN er det ret oplagt, idet varefortegnelsen omfatter Klasse 05: naturlægemidler i form af planteoliekapsler.

Det undrer os i øvrigt, at varemærket EPO CREME tilsyneladende ikke er anset til hinder for registreringen af varemærket EPODERM, særligt under hensyn til at betegnelsen DERM må anses for meget svag i varemærkemæssig henseende, idet suffikser som DERM/DERMA (DERMA er det latinske ord for hud) er meget hyppigt forekommende i varemærker i Klasse 05 og beskrivende for produkter, der anvendes til forebyggelse eller behandling af hudsygdomme eller irritationer af huden m.v.

I øvrigt kan vi oplyse, at vor klient er bekendt med, at varemærket EPODERM allerede anvendes for produkter indeholdende olier fra natlysplanten. Da vor klients varemærke EPOLEUM anvendes for nøjagtig det samme produkt, er der i høj grad konflikt mellem de to mærker, og vi skal derfor anmode om, at Direktoratet kender registreringen af varemærket EPODERM ugyldig i medfør af bestemmelsen i §23, jf. §15, stk. 1, nr. 2 i Varemærkeloven."

I skrivelse af 13. oktober 1995 bestred mærkeindehaveren de to mærkers forvekslelighed og udtalte bl.a.:

"Indsigelsen baseres på indsigernes registrering nr. 2785/92 EPOLEUM, der dækker følgende varefortegnelse:

Klasse 5:

Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, olier til diætetiske og medicinske formål.

Da indsigernes registrering nr. 2785/92 EPOLEUM alene dækker ovennævnte varefortegnelse, er registreringshaverne af den opfattelse, at indsigelsen alene bør rette sig mod disse varearter.

Efter registreringshavernes formening bør indsigernes registrering nr. 2785/92 EPOLEUM ikke danne nogen hindring for endelig registrering af registreringshavernes mærke.

Registreringshaverne anmoder høfligst om, at direktoratet viderefører registreringshavernes registrering nr. 1944/95 EPODERM til endelig registrering. I denne forbindelse anføres følgende.

Registreringshaverne er af den formening, at mærkerne EPODERM/EPOLEUM såvel synsmæssigt som udtalemæssigt adskiller sig tydeligt fra hinanden.

Mærkerne EPODERM/EPOLEUM har mærkebestanddelen "EPO" fælles. Imidlertid er mærkebestanddelen "EPO" en almindeligt forekommende mærkebestanddel. Endvidere må mærkebestanddelen "EPO" betegnes som værende en "svag" mærkebestanddel i forbindelse med de pågældende varearter, jf. også i denne forbindelse indsigernes bemærkninger i skrivelse af 15. august 1995, hvor man bl.a. anfører følgende:

"Vi kan i øvrigt oplyse, at forstavelsen EPO er suggestiv for varer i klasse 05, især for farmaceutiske præparater, herunder kosttilskud indeholdende olier fra lægeplanten natlys. Vi har fået oplyst af vor klient, at forstavelsen EPO står som en forkortelse for det engelske ord for denne olie, nemlig Evening Primrose Oil.

Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at forstavelsen EPO er beskrivende for varen, men blot suggestiv netop for lægemidler og kosttilskud fremstillet på basis af denne lægeplante. Det viser sig da også, at der i varemærkeregistret eksisterer en række varemærker for varer i klasse 5 med denne forstavelse "

Såvel synsmæssigt som udtalemæssigt må det antages, at de dominerende elementer i mærkerne EPODERM/EPOLEUM adskiller sig fra hinanden. Således udtales registreringshavernes mærke EPODERM naturligt med tryk på det indledende bogstav E, nemlig EPODERM. Såvel synsmæssigt som udtalemæssigt vil registreringshavernes mærke EPODERM således naturligt domineres af mærkebestanddelen EPO.

Indsigernes mærke EPOLEUM vil naturligt udtales med trykket lagt på bogstaverne PO i mærkebestanddelen EPO, ligesom slutbogstaverne UM ligeledes vil have en vis dominans, nemlig ved at give mærket en lydlig UM-efterklang. Denne efterklang genfindes ikke i registreringshavernes mærke.

De to mærker EPODERM/EPOLEUM giver endvidere anledning til forskellige associationer. Som ligeledes anført af indsigerne ved skrivelse af 15. august 1995 leder registreringshavernes mærke EPODERM tanken hen på "noget med huden". Denne association genfindes ikke i indsigernes mærke EPOLEUM.

Indsigernes mærke EPOLEUM leder snarere tanken hen på "noget med petroleum".

Iagttagelses- og erindringsmæssigt er det registreringshavernes opfattelse, at den almindelige forbruger vil fæstne sig ved mærkerne EPODERM/EPOLEUM i mærkernes helhed. Registreringshaverne er således af den formening, at der ikke er risiko for, at den almindelige forbruger vil forveksle mærkerne og følgelig varer omfattet af nævnte mærker.

Således er der efter registreringshavernes opfattelse ej heller nogen risiko for, at den almindelige forbruger kan få den opfattelse, at produkterne forhandlet under de to mærker stammer fra samme virksomhed.

I denne forbindelse bemærkes, at hensyn må tages til de pågældende varearters beskaffenhed, ligesom forholdet i Danmark, for så vidt angår klasse 5, synes at være det, at der stilles større krav end normalt for at statuere forvekslelighed end for andre produkter.

Således er mærkebestanddelen "EPO" da også en almindeligt forekommende mærkebestanddel for varemærker i klasse 5, jf. i denne forbindelse også indsigernes skrivelse af 15. august 1995.

I henhold til ovenstående er registreringshaverne af den formening, at registreringshavernes mærke såvel synsmæssigt, lydmæssigt, samt hvad angår begrebsindhold og helhedsbillede, adskiller sig i en sådan grad fra indsigernes mærke, at der ikke er risiko for, at forveksling kan finde sted.

Såfremt direktoratet mod forventning, efter fornyet overvejelse, måtte finde, at indsigernes registrering nr. 2785/92 EPOLEUM kan stille sig hindrende i vejen for endelig registrering af registreringshavernes ovennævnte registrering, tillader vi os høfligst på registreringshavernes vegne at forespørge, om direktoratet i givet fald ville være sindet at videreføre nærværende registrering til endelig registrering, såfremt varefortegnelsen dækket af nærværende registrering præciseres som følger:

Klasse 5: Farmaceutiske naturpræparater til indvortes brug, indeholdende vegetabilske olier og vitaminer.

I denne forbindelse tillader vi os at bemærke, at vurderingen af, om der foreligger varesammenfald, ifølge praksis aldrig foretages isoleret af direktoratet, men at mærkernes forvekslelighed bedømmes ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed.

I henhold til ovenstående håber registreringshaverne, at direktoratet efter fornyet overvejelse vil være sindet at afvise den nedlagte indsigelse og videreføre nærværende registrering til endelig registrering."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 27. oktober 1995 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

Der foreligger sammenfald af varerne omfattet af registreringerne. Det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede.

EPO- er et ikke ualmindeligt forekommende mærkeelement for varemærker i klasse 5. Der er ikke tale om den samme indehaver til alle mærker begyndende med EPO-. DERM, der leder tanken hen på "hud", må betegnes som så almindeligt for varemærker i klasse 5, at denne mærkedel er direkte svag. EPOLEUM er et kunstord på fire stavelser E-PO-LE-UM. Udtalen af LEUM kan enten være direkte LE-UM eller med et "overtræk" af E til U således, at LEUM udtales nærmest som "løm". Selvom begge mærker begynder med de samme bogstaver EPO, ligner disse ikke hinanden i helheden hverken synsmæssigt, lydligt eller betydningsmæssigt."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 21. december 1995 indbragt for Patentankenævnet.

Klageren har i skrivelse af 22. februar 1996 nedlagt påstand om, at direktoratets afgørelse omgøres.

I klagebegrundelsen skriver klageren:

"Appellanterne er indehavere af dansk varemærkeregistrering VR 02.785 1992 EPOLEUM <w> omfattende nærmere specificerede varer i klasse 5, jfr. bilag 1.

I Dansk Varemærketidende d. 19. april 1995 offentliggjordes mærket EPODERM tilhørende Vitamex AB, Sverige, for alle varer i klasse 5, jfr. bilag 2. Denne varemærkeregistrering fandtes af appellanterne forvekslelig, hvorfor der blev nedlagt indsigelse mod mærkets endelige registrering d. 14. juni 1995, jfr. bilag 3 og 4. Anmelderne argumenterede i sagen, jfr. bilag 5, og ved en beslutning af 27. oktober 1995 traf Patentdirektoratet afgørelse i sagen, jfr. bilag 6. Det blev påpeget, at på grund af forstavelsen EPO-, der forefandtes anvendt relativt hyppigt for varer i klasse 5, og da endestavelserne DERM og LEUM ikke fandtes forvekslelige, fandtes mærkerne ikke i deres helhed, hverken synsmæssigt, lydligt eller betydningsmæssigt, at være forvekslelige.

Det er appellanternes opfattelse, at denne afgørelse ikke er korrekt. Desuagtet at forstavelsen EPO- anvendes inden for klasse 5 relativt hyppigt, vil det faktum, at konsonanter indeholdes på samme sted i de to ord med undtagelse af bogstavet U samt endelig den omstændighed, at der er fælles forbogstav og fælles endebogstav, begrunde, at forbrugerne opfatter varerne som hidrørende fra samme virksomhed.

Den begrundelse, som Patentdirektoratet fremkommer med, nemlig at stavelsen LEUM kan være et fantasiord, der kan udtales som "løm", forekommer ikke rimelig efter dansk sprogbrug, hvorfor der bør ses bort fra denne begrundelse.

Det bestrides, at mærkerne synsmæssigt ikke ligner hinanden, da netop den ovenfor omtalte omstændighed om mærkernes sammensætning begrunder, at mærkerne ved et overfladisk indtryk ligner hinanden og ofte udtales på samme måde på grund af indholdet af vokalen E i den efterfølgende stavelse.

Hvad angår det betydningsmæssige, skal der næppe lægges den største vægt på dette moment, eftersom betydningen af DERM for den største del af den danske befolkning næppe er velkendt. Som bekendt er der ikke den store grund til at tillægge denne omstændighed større vægt mere, eftersom mærkerne også kan anvendes i håndkøbsudsalg og altså ikke længere bedømmes af i uddannelsesmæssig henseende særligt kvalificerede personer inden for den farmaceutiske industri, såsom farmaceuter og læger.

På denne baggrund skal vi henstille, at afgørelsen af 27. oktober 1995 omgøres, jfr. varemærkelovens §15 stk. 1 nr. 2."

Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 10. juni 1996 påstået stadfæstelse og har anført:

" Til støtte for den nedlagte påstand henviser og henholder indklagede sig til det tidligere i sagen overfor patentdirektoratet anførte, således skrivelse af 13. oktober 1995 fra indklagede fra Patentdirektoratet (bilag A, svarer til klagers bilag 5), samt til Patentdirektoratets skrivelse af 27. oktober 1995 ved hvilken Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen vedrørende den af klageren nedlagte indsigelse mod registrering VR 01.944 1995 EPODERM (bilag B, svarer til klagers bilag 6).

Indklagede er således fortsat af den formening, at indklagedes mærke såvel synsmæssigt, lydmæssigt samt hvad angår begrebsindhold og helhedsbillede, adskiller sig i en sådan grad fra klagers mærke, at der ikke er risiko for, at forveksling kan finde sted.

I anledning af klagers skrivelse af 22. februar 1996 skal særligt bemærkes, at indklagede afviser, at betegnelsen/mærkebestanddelen "DERM" ikke skulle være kendt af den almindelige forbruger, jf. således at ordene "dermatolog, dermatologi og dermatologisk" er optaget i "Retskrivningsordbogen 1996, by Dansk Sprognævn" side 93 (bilag C) samt i "Nudansk Ordbog, 10. reviderede og forøgede udgave 1979 ved Erik Oxenvad, 3. oplag 1981" side 192 (bilag D).

I øvrigt er indklagede af den formening, at mærkebestanddelen "EPO", som står for "Evening Primrose Oil", må antages at være ikke alene en suggestiv betegnelse, men en generisk betegnelse for de pågældende varer i klasse 5 indeholdende "Evening Primrose Oil".

I øvrigt synes klagers mærke EPOLEUM dannet således:

EP: Evening Primrose

OLEUM = det latinske ord for olie.

I henhold til ovenstående håber indklagede, at Patentankenævnet vil stadfæste patentdirektoratets afgørelse af 27. oktober 1996 og således opretholde indklagedes registrering VR 01.944 1995 EPODERM."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 3. november 1997.

Der blev ikke givet møde for klageren.

For indklagede mødte cand.jur. Inge Lise Persson.

Indklagede procederede sagen overvejende under henvisning til det i processkrifterne anførte.

Patentankenævnet skal udtale:

Ankenævnet finder som Patentdirektoratet, at der foreligger varesammenfald.

Det er oplyst og ubestridt under sagen, at de varer, der er omfattet af varefortegnelserne, også markedsføres i håndkøbsudsalg. På denne baggrund vil Ankenævnet ikke anse nogen dele af mærkerne som specielt svage eller stærke eller lægge særlig vægt på betydningsmæssige momenter.

Ankenævnet finder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er udgangspunkt for den administrative praksis, at der foreligger synsmæssig lighed, og tager derfor indsigelsen til følge.

Thi bestemmes:

Varemærkeregistrering VR 1944/1995 erklæres ugyldig.

 

Hans Chr. Thomsen

Michael Dorn

Steffen Gulmann

 

J.C. Warnich-Hansen