Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Patentankenævnte omstødte Patentdirektoratets afgørelse efter indsigelse, hvorefter indsigelsen fra indehaveren af det internationalt anvendte figurmærke HATUEY AND INDIAN HEAD, Bacardi & Compagny Limited, ikke blev taget til følge med den begrundelse, at der i den gældende varemærkelov ikke var hjemmel hertil.

Ankenævnet udtalte:

"Den indankede afgørelse blev truffet af Patentdirektoratet den 30. juni 1995. Ankenævnet finder, at Patentdirektoratets afgørelse var rigtig i henhold til den på det tidspunkt gældende varemærkelov.

Da registreringsproceduren først kan anses for afsluttet, når en verserende indsigelsessag eller ankesag er endeligt afgjort, finder Ankenævnet at burde basere sin afgørelse i sagen på den nu gældende varemærkelov, der er trådt i kraft den 1. januar 1997. Ankenævnet finder hjemmel herfor i ikrafttrædelsesbestemmelsen i ændringsloven lov nr. 1201 af 27. december 1996 og i lovforslagets bemærkninger til denne ikrafttrædelsesbestemmelse.

I henhold til den nu gældende varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 3, er det i denne sag foreløbigt registrerede varemærke udelukket fra registrering, hvilket Patentdirektoratet allerede fastslog i medfør af en tilsvarende lovbestemmelse i varemærkeloven af 1959 i en tidligere tilsvarende sag mellem parterne. Med henvisning hertil, og idet varemærkelovens § 7 efter alt foreliggende ikke findes at kunne føre til noget andet resultat, bestemmes: Varemærkeregistrering VR 7904 1993 erklæres ugyldig.

Den fulde tekst

§ 15, stk. 3, i den varemærkelov, der gjaldt på tidspunktet for kendelsens afsigelse, brugt på en varemærkesag, der ikke var offentliggjort, før loven trådte i kraft

 

 

År 1998, den 6. april afsagde Patentankenævnet

(Michael Dorn, Finn Mikkelsen, J.C. Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. V 55/95:

Klage fra Bacardi & Company Limited, Bahamas, v/Chas. Hude A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 30. juni 1995 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering nr. VR 7904 1993 for Tropicola S.A., Cuba, v/Giersing & Stellinger Patentbureau A/S.

Den 16. januar 1992 indleverede Tropicola S.A., Cuba, v/Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, en ansøgning om registrering af varemærket CERVEZA HATUEY (figurmærke) for klasse 32: Øl.

Varemærket blev registreret den 12. november 1993.

Den 15. december 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 15. februar 1994 nedlagde klageren, Bacardi & Company Limited, v/Chas. Hude, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Indsigelsen nedlægges under henvisning til varemærkelovens § 14 og 15, idet retten til det registrerede og offentliggjorte mærke tilkommer indsigerne. Det vil derfor være urimeligt, om mærket blev endeligt registreret, og det henstilles derfor til Patentdirektoratet, at registreringen kendes ugyldig.

Under hensyn til sagens særlige karakter skal jeg høfligst anmode om en frist til indlevering af yderligere begrundelse. Jeg henviser i denne forbindelse til den tidligere indgivne protest imod ansøgning VA 333/1992, der førte til ovennævnte registrering, jf. min skrivelse af den 9. juli 1992. Desuden henviser jeg til tidligere indsigelse nedlagt imod en ældre ansøgning VA 5888/1989 CERVEZA HATUEY + figur, ligeledes i navnet Tropicola S.A. Nævnte indsigelse blev taget til følge, og ansøgningen blev afslået."

I skrivelse af 18. april 1994 uddybede klageren indsigelsen og anførte bl.a.:

" Registreringen påstås kendt ugyldig i medfør af varemærkelovens § 14 og 15, jf. § 23.

Retten til det registrerede mærke, eller i hvert fald til et dermed klart forveksleligt mærke, tilkommer indsigerne. Mærket, der kaldes HATUEY AND INDIAN HEAD device, har været anvendt internationalt af indsigerne forud for prioritetsdatoen for VR 7904/1993, dvs. ansøgningsdatoen den 16. januar 1992, og anvendes fortsat. Mærket er tillige registreret i en lang række lande. At ansøgerne er kendt med denne ældre og vedvarende brug er utvivlsomt.

I denne forbindelse skal jeg henvise til ansøgernes tidligere varemærkeansøgning VA 5888/1989, der angik et stort set identisk varemærke, der blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 10. oktober 1990. Imod denne ansøgning nedlagde Bacardi & Company Limited ligeledes indsigelse og fik medhold, således at ansøgningen blev afslået i medfør af den tidligere varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 7. Jeg henviser i denne forbindelse til Patentdirektoratets skrivelse af den 3. september 1992 vedrørende VA 5888/1989. Jeg henviser samtidig til mine øvrige indlæg og det fremsendte bilagsmateriale i sagen.

En bestemmelse svarende til den tidligere varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 7 findes ikke i den gældende varemærkelov. Imidlertid findes det ikke rimeligt, om ansøgerne ved at udnytte et tilsyneladende hul i loven skulle kunne eliminere Patentdirektoratets afgørelse, og det ville klart være stødende imod almindelige retsbegreber, om registreringen blev opretholdt.

Jeg henviser i denne forbindelse til varemærkelovens § 14 og 15, idet jeg forbeholder mig ret til at komme tilbage med en nærmere præcisering af den juridiske baggrund for påstanden om ugyldighed af den offentliggjorte registrering, men indledningsvis vil jeg gerne specielt pege på § 14, nr. 5, eftersom det forekommer indlysende, at der til indsigernes varemærke, der er anvendt og registreret i udlandet, er knyttet ophavsretlig beskyttelse, og denne er klart krænket ved den direkte kopiering fra ansøgernes side, der har fundet sted i forbindelse med udformningen af det ansøgte mærke. Der kan utvivlsomt opnås beskyttelse i henhold til ophavsretslovgivningen for et varemærkes figurmæssige udformning, og i denne forbindelse skal jeg blot kort anføre, at den konkrete udformning af "INDIAN HEAD device" kombineret med de øvrige mærkeelementer utvivlsomt må nyde ophavsretlig beskyttelse, jf. Rigmor Carlsens bog Varemærker Registreringspraksis, side 72 vedrørende "kaninhovedet". Allerede i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 5, bør den offentliggjorte registrering således kendes ugyldig.

I øvrigt undersøges det for nærværende, hvorvidt indsigernes varemærke, der er direkte kopieret i denne sag, kan betragtes som "vitterlig kendt" i den i artikel 6B i Pariserkonventionen angivne betydning, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, og jeg forbeholder mig som sagt ret til at komme tilbage til bl.a. dette punkt.

I mellemtiden hører jeg gerne, om Patentdirektoratet umiddelbart vil anerkende en ophavsretlig beskyttelse for indsigernes kopierede varemærke, men hører desuden gerne, hvilke krav Patentdirektoratet måtte stille med hensyn til dokumentation m.v., for at indsigernes mærke vil blive anset som kendt her i landet.

I øvrigt skal jeg tilføje, at det fortsat undersøges, om aktuel brug har fundet sted af indsigernes mærke her i landet, hvilket ikke er usandsynligt, selvom direkte eksport til Danmark ikke har fundet sted fra indsigernes virksomhed."

Mærkeindehaveren imødegik i skrivelse af 20. juni 1994 indsigelsen og udtalte:

"Til imødegåelse af indsigers skrivelse skal vi indledningsvis henvise til, at indsiger påstår det registrerede mærke forveksleligt med et mærke, som benævnes "HATUEY AND INDIAN HEAD" device, men denne påstand står ganske udokumenteret, eftersom der intet sammenligningsgrundlag foreligger for en bedømmelse. Af samme årsag er det vanskeligt at forholde sig til indsigers påberåbelse af ophavsretlig beskyttelse af indsigers mærke. Én kendsgerning foreligger dog, nemlig at det registrerede varemærke i sig selv blot gengiver et hoved med hals og delvist et skulderparti af en mandsperson, som kan identificeres som en oprindelig indfødt fra Cuba. Det er utvivlsomt, at der i nationen Cuba har levet én (eller flere?) stammer af personer med hovedprydelser af den i figurmærket registrerede art, hvilket bl.a. støttes af arkæologiske fund, som hører ind under den arkæologiske/etnologiske forskning, og på legender. Hvis indsigers mærke skulle være identisk med det registrerede mærke, indeholder det ikke nogen selvstændig kunstnerisk frembringelse, og det gengiver ikke én bestemt person, men blot en persontype. Indsigers henvisning til "kaninhovedet" er i og for sig korrekt, men dette "kaninhoved" er dog udstyret med en butterfly, hvilket formentlig ikke hører til kaniners almindelige påklædning. Således er der med det registrerede mærke ikke gengivet noget selvstændigt kunstnerisk. En forudsætning for påberåbelse af ophavsret i forbindelse med varemærker er, at der vitterligt eksisterer en rettighed, dvs. at ophavsretten kan spores til ophavsmanden (den kunstneriske frembringer) eller dennes efterkommere, at der ikke er forløbet mere end 50 år fra ophavsmandens død og at det kan dokumenteres, at ophavsmanden eller dennes efterkommere har overdraget sine rettigheder til indsiger. Såfremt disse mest nødvendige forudsætninger ikke kan opfyldes, kan en påberåbelse af varemærkelovens § 14, stk. 5 ikke tages til følge.

Orddelen af mærket samt den opskrift, som ligger til grund for produktet "øl" i klasse 32, har oprindelse i Cuba, og der kan ejheller udledes nogen ophavsret på basis af disse varemærkedele.

Indsiger henviser til en tidligere afgørelse, hvor direktoratet med den da gældende lov måtte afslå en lignende ansøgning, som blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende d. 10 OKT 1990. Dermed har indsiger siden da været klar over, at deres påståede rettighed var truet; men tilsyneladende har indsiger intet foretaget sig for at tilegne sig, registrere og opretholde den påståede rettighed. End ikke i tiden efter 1. JAN 1992, hvor den nye varemærkelov trådte i kraft, har der været udfoldet bestræbelser i denne retning. Det har ejheller været muligt at påvise indsigers brug af mærket i Danmark. Indsiger har haft en rigelig frist til selv at sikre sig retten til mærket, hvilket for indsigers verdenskendte firma næppe kan siges at være en uoverkommelig, økonomisk belastning. Det virker derfor ikke velanbragt, at der anvendes rimelighedsbetragtninger med henvisning til den tidligere varemærkelovs bestemmelse i § 14, stk. 1, nr. 7, og det stødende i at eliminere Patentdirektoratets tidligere afgørelse skyldes ikke ansøgningen af den nu foreliggende registrering, men er et udtryk for lovgivningens ønske om at mærker, som skal nyde beskyttelse her i landet, også må være registreret her i landet og de omkostninger, som er forbundet med en sådan beskyttelse, må følgelig udredes før en beskyttelse kan påberåbes.

Det fremgår af indsigers skrivelse, at der hersker uklarhed med hensyn til, om indsigers mærke er "vitterlig kendt", jvf. § 15, stk. 2, nr. 4 i varemærkeloven, hvor der kræves, at mærket er "vitterlig kendt" her i landet i den i Pariserkonventionens Artikel 6 b angivne betydning.

Det registrerede varemærke anvendes i flere lande af indehaveren, herunder Chile, Mexico, Schweiz, Storbritanien og Tyskland.

Indsiger har tidligere udfoldet store bestræbelser for at påvise, at mærket er eller har været i brug i udlandet, men indsiger har på intet tidspunkt dokumenteret sin ret til mærket, som med det anførte hoved med hovedprydelse af cubansk oprindelse samt den udbredte anvendelse af spansk sprog virker vildledende, såfremt indsiger i sit hjemland benytter mærket for produkter, som ikke er af cubansk oprindelse. Retten til mærket tilhører derfor den cubanske registreringshaver.

Vi skal derfor henstille, at indsigelsen afvises, og at den foreliggende registrering herefter opretholdes. Såfremt indsiger tager til genmæle, skal vi anmode om at få tilstillet en kopi af indsigers indlæg."

Klageren kommenterede i replik af 29. august 1994 mærkeindehaverens ovennævnte skrivelse og anførte:

" Indsigelsen opretholdes i fuldt omfang. Der henvises til varemærkelovens §14 og 15, herunder særlig §14 nr. 5 og §15 stk. 2 nr. 4, jf. §23.

Som nye bilag til sagen vedlægger jeg for det første kopi af min skrivelse af 15. august 1994 til Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35, 4640 Faxe, hvori jeg forespørger, "om vedhæftede figurmærke er kendt her i landet indenfor Deres branche".

Dernæst vedlægger jeg kopi af svaret fra Brewery Group Denmark A/S (Bryggerigruppen A/S) dateret den 26. august 1994, i hvilket exportdirektør Claus A. Nielsen anfører følgende:

"Vi kan oplyse, at vi med udgangspunkt i vore aktiviteter i Caribien, herunder bl.a. vort samarbejde med Heineken på Bahamas er bekendt med maltproduktet Malta Hatuey, og at dette maltprodukt ejes og kontrolleres fra Bacardi-familien.

Vi må betragte det som overvejende sandsynligt, at de øvrige danske bryggerier, herunder specielt Carlsberg, har det samme kendskab til det pågældende mærke.

I øvrigt er vi vidende om, at der eksisterer et licenssamarbejde omkring det pågældende produkt mellem Heineken, Guinness og Bacardi."

Det skal bemærkes, at Bryggerigruppen A/S er Danmarks næststørste bryggerigruppe med landsdækkende salg i ganske betydeligt omfang af øl, mineralvand m.m. under varemærker som FAXE, CERES, THOR og ODIN. Bryggerigruppen A/S har endvidere betydelig eksport til det meste af verden, og selskabet har dermed betydeligt kendskab til konkurrerende virksomheder og produkter i andre lande. Carlsberg, som nævnt i skrivelsen af 26. august 1994, må på grund af virksomhedens størrelse og den velkendte verdensomfattende eksport være så meget desto mere bekendt med udenlandske konkurrerende virksomheder og produkter.

Svaret fra Bryggerigruppen A/S sammenholdt med min forespørgsel af 15. august d.å. taler i øvrigt for sig selv, og det findes herefter utvivlsomt, at indsigernes mærke, der fremgår af skrivelsen til Bryggerigruppen A/S af 15. august d.å., er "vitterligt kendt" her i landet i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning, jf. varemærkelovens §15, stk. 2 nr. 4. Efter de foreliggende oplysninger samt omstændighederne i øvrigt kan der ikke herske tvivl om, at mærket også var "vitterligt kendt" her i landet på tidspunktet for ansøgningens indlevering, nemlig den 16. januar 1992. At ansøgerne på det tidspunkt i øvrigt var bekendt med indsigernes ældre rettigheder, er ligeledes utvivlsomt og i øvrigt ikke benægtet.

Det lægges herefter til grund, at kravet om, at det ældre mærke skal være "vitterligt kendt", er opfyldt, idet det må anses for at være kendt indenfor bryggeribranchen i Danmark. Denne er pr. tradition internationalt orienteret, og ifølge den ovennævnte erklæring er der ingen tvivl om, at indsigernes mærke notorisk er kendt her i landet uanset det ikke har været anvendt her i landet ved direkte salg. Det er imidlertid heller ikke nødvendigt, og jeg henviser i denne forbindelse til Anders J. Andersen og Knud Wallbergs artikel om varemærkeloven og fællesmærkeloven i Juristen nr. 1 fra 1992, side 38, afsnit 2.5. Desuden henviser jeg til den netop udkomne kommenterede varemærkelov af Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, side 129, afsnit 15.12, der ikke opstiller nogen definition for, hvad der skal forstås ved "vitterlig kendte" mærker, men blot anfører, at der hverken foreligger domspraksis eller direktoratspraksis på området, og at det "i sidste ende (er) op til domstolene at afgøre, hvilke mærker der kan anses for at være omfattet af bestemmelsen". I den foreliggende sag findes det efter omstændighederne rimeligt at statuere, at indsigernes ældre mærke er "vitterlig kendt" her i landet.

Til svarskrivelsen af 20. juni 1994 skal anføres følgende:

Det fornødne "sammenligningsgrundlag" som tilsyneladende savnes er i hvert fald tilvejebragt ved den tidligere nævnte vedlagte kopi af min forespørgsel af 15. august d.å. til Bryggerigruppen A/S. Imidlertid fremgår "sammenligningsgrundlaget" tillige af sagen vedrørende ansøgning VA 5888/1989 ligeledes i navnet Tropicola S.A., som vil være bekendt. Der er tidligere henvist til denne sag med dens akter, men i det tilfælde, at disse akter allerede skulle være destrueret, vedlægger jeg til orientering kopi af samtlige akter, herunder indsigernes ældre mærke.

De to mærker kan betegnes som identiske eller i hvert fald quasi identiske. Ophavsretten til mærket tilkommer indsigerne Bacardi & Limited, der nu er bosiddende på Bahama. Bacardi-familien boede oprindeligt på Cuba, men måtte flygte, hvorefter de etablerede sig på Bahama og fortsatte virksomheden under anvendelse af de hidtidige varemærker, herunder HATUEY and Indian Head Device. Hjemme i Cuba annekterede Tropicola S.A. mærket og anvendte det for andre produkter, som også derefter blev eksporteret til visse lande. Tropicola S.A. forsøgte samtidigt at sætte sig på mærket ved registrering i en række lande, vel vidende at mærket oprindeligt tilkom Bacardi-Familien.

Af den nye kommenterede varemærkelov side 115, afsnit 14.20 fremgår det, at Patentankenævnet i sagen V7/90 fandt ophavsretten til en tegning af en "persontype" forestillende en løbende mand krænket ved en tilsvarende tegning, der indgik i et varemærke sammen med ordet ACTION. Den side 114 viste tegning af den løbende mand er i virkeligheden en teknisk tegning af en "idealmand", men er desuagtet blevet anset for at være beskyttet i henhold til ophavsretten. På samme måde må indsigernes mærke være beskyttet.

Hvem der har været "hurtigst" eller "smartest" til at anmelde varemærket, har efter omstændighederne ingen betydning. Jeg skal dog ikke undlade at bemærke, at Bacardi & Co. Limited er en professionel virksomhed, der lægger seriøse planer for såvel varemærkeregistrering som markedsføring, og disse planer er naturligvis koordineret. Indsigerne har dog fornylig indleveret en ansøgning om registrering under VA 5500/1994 af det mærke, der fremgår af sagen.

Det skal fortsat anføres, at det ville være urimeligt og direkte stødende, om Tropicola S.A. kunne opnå registrering her i landet for et varemærke identisk med det under VA 5888/1989 anmeldte, som blev afslået under hensyntagen til indsigernes ældre rettigheder i udlandet. Nærværende sag findes at være en direkte fortsættelse af den tidligere, og selv om varemærkeloven i mellemtiden er blevet ændret, således at bestemmelsen i den tidligere lovs §14 nr. 7 ikke findes i den nye lov, ville det som sagt være urimeligt og stødende, om Patentdirektoratets tidligere afgørelse blev totalt ugyldiggjort. Der findes at være hjemmel i varemærkelovens §14, nr. 1 til at udelukke det aktuelle varemærke fra registrering, idet det "strider imod lov, den offentlige orden eller sædelighed".

Indsigernes mærke er herefter anset for at være "vitterlig kendt" her i landet, og jeg henviser til det ovenfor anførte.

Det fremgår af den tidligere indsigelsessag, at indsigerne til fulde har dokumenteret brugen af varemærket i udlandet, og dermed er retten til mærket ligeledes dokumenteret. Bacardi-familien har også sin oprindelse i Cuba, og indsigernes produkter er derfor også af cubansk oprindelse i vid forstand eller fremstillet efter cubansk tradition og recept.

Som tidligere nævnt skal jeg herefter på vegne indsigerne Bacardi & Co. Limited fastholde indsigelsen og påstå det registrerede og i Dansk Varemærketidende den 15. december 1993 offentliggjorte mærke kendt ugyldigt."

I skrivelse af 1. november 1994 fremkom mærkeindehaveren med følgende duplik:

"Indsiger kommenterer et af de medsendte bilag til sagen, hvoraf det ses, at bryggerigruppen med udgangspunkt i deres aktiviteter i Caraibien, er bekendt med maltproduktet "Malta Hatuey", at man betragter det som overvejende sandsynligt, at de øvrige danske bryggerier har samme bekendtskab, og at man er vidende om eksistensen af et licenssamarbejde mellem nogle nærmere angivne firmaer.

Hermed søges det på basis af én persons udtalelse dokumenteret, at hele den danske bryggeribranche og hermed størstedelen af den danske befolkning har kendskab til et mærke, og altså, at mærket skulle være velkendt i Danmark. Denne ene person, som i øvrigt ikke har redegjort for sit kendskab til det pågældende mærke (kendskabet kunne i realiteten stamme fra en annonce fra registreringhaver!), har således blot lagt navn til en ad hoc-erklæring, som ikke har nogen som helst dokumentationsværdi. Den kendsgerning, at mærket ikke har været brugt i Danmark sammen med den udokumenterede påstand om kendskab til mærket, gør den såkaldte dokumentation til et yderst tvivlsomt aktstykke.

På basis af den fremførte erklæring postuleres et kendskab til mærket også hos Carlsberg, som antageligt ikke har fundet det umagen værd at besvare en henvendelse fra indsiger. Det er derfor i mere end én forstand rigtigt, hvad indsiger fremfører, nemlig at "Svaret fra Bryggerigruppen A/S sammenholdt med min forespørgsel af 15 august d.å. taler i øvrigt for sig selv".

Det må derfor konkluderes, at mærket ikke kan være "vitterligt kendt" her i landet, da kun en yderst begrænset personkreds (formentlig højst omkring 10 personer, når vi ser bort fra Direktoratets og varemærkebureauernes personale) kan have kendskab til det pågældende mærke. Det er evident, at et begreb som "vitterligt kendt" ikke kan baseres på en så lille personkreds.

Indsiger berører også ophavsretten til mærket, idet det postuleres, at ophavsretten til mærket tilkommer firmaet Bacardi & Limited (et andet firma?). Atter må det imidlertid fremføres, at der ikke foreligger nogen som helst dokumentation for ophavsretten eller, at ophavsretten til mærket er overgået fra den oprindelige frembringer og indehaver til den nuværende, påståede indehaver.

Med det foreliggende, uklare indehaverforhold til ophavsretten, der i øvrigt er baseret på andre landes lovgivning (dog næppe på Bern konventionen), vil det være betænkeligt at træffe en afgørelse af en så vidtrækkende betydning, som en varemærkeregistrering er, på et postulat om retten til mærket.

Det under bogstav C på side 4 i indsigers replik anførte om, at det ikke har nogen betydning om, hvem der har været "hurtigst" eller smartest", har ingen relevans i den foreliggende sag. Ifølge varemærkeloven er det tidspunktet for ansøgningens indlevering, der er afgørende for varemærkerettens eksistens, medmindre andre kan dokumentere tidligere brug af mærket her i landet, eller mærket er vitterligt kendt. Vi har som fuldmægtige for registreringsindehaveren selvfølgelig en pligt til at redegøre for alle forhold vedrørende en ansøgning, herunder også at påpege muligheder for at få registreret et mærke. Senere i samme afsnit bedyres det, "at Bacardi & Co. Limited er en professionel virksomhed, der lægger seriøse planer for såvel varemærkeregistrering som markedsføring, og disse planer er naturligvis koordineret" (SIC!). Vi lader teksten stå et øjeblik!, medens det kan overvejes, om det er bedre med to indsigelser med tvivlsomt udfald og store omkostninger i modsætning til at gennemføre en enkelt registrering med et begrænset omkostningsniveau.

Såfremt indsiger mener, at det er direkte stødende, hvis registreringshaver kunne opretholde sin registrering her i landet, kan det kun være varemærkeloven, som skal ændres. I bemærkningerne til den nu gældende varemærkelov er det i spalte 1916 anført: "Den gældende lovs [1959-loven] §14, stk. 1, nr. 7, er udgået, da man har fundet, at den giver en for vidtgående beskyttelse af udenlandske mærker. Det særlige spørgsmål omkring agentvaremærker må løses efter parternes aftale og i overensstemmelse med almindelige konkurrenceretlige grundsætninger, jf. herved Pariserkonventionens artikel 6 g".

Som sagen står nu, har Direktoratet blot registreret varemærket i henhold til loven, i lighed med den gennemførte registrering i andre lande. Blandt de lande, hvor mærket er blevet registreret er Sverige endda på trods af indsigelse (kopi vedlagt), Brasilien, Mexico, Peru, Tyskland, Bulgarien, Rusland SNG, Nordirland, Italien.

Der vedlægges endvidere kopi af nogle fakturaer, der kan dokumentere, at det registrerede mærke fortsat bruges i udlandet selv om en sådan dokumentation ikke fordres.

Sammenfattende må det konstateres, at indsiger ikke har kunnet dokumentere nogen bedre ret til varemærket end registreringshaver, og da registreringen ikke er sket i strid med varemærkeloven eller bemærkningerne hertil, kan det kun lede til, at registreringen opretholdes. Vi henstiller derfor, at direktoratet afviser indsigelsen som helhed."

Klageren skrev herefter den 9. januar 1995 følgende til Patentdirektoratet:

"På vegne Bacardi & Company Limited, Bahamas, skal jeg herved fastholde den nedlagte indsigelse og fortsat påstå registrering VR 7904/1993 CERVEZA HATUEY + fig. kendt ugyldig i medfør af varemærkelovens §14 og 15, jf. §23.

Retten til det registrerede mærke, eller et dermed klart forveksleligt mærke, tilkommer indsigerne. Mærket har været anvendt internationalt af indsigerne forud for ansøgningsdagen den 16. januar 1992 og anvendes fortsat. Mærket er registreret i en række lande, og jeg vedlægger til orientering en netop modtaget liste over indsigernes varemærker bestående af eller indeholdende ordet HATUEY samt samme eller tilsvarende figurmærke, jf. "representation of an Indian head", "HATUEY with Indian Head Device" m.fl.

Det cubanske selskab Tropicola S.A. er bekendt med denne ældre og vedvarende brug, og det er da heller ikke på nogen måde blevet benægtet. I denne forbindelse kan jeg henvise til Giersing & Stellinger Patentbureau A/S s skrivelse til Patentdirektoratet dateret den 13. november 1992, hvoraf det bl.a. fremgår, at ejendomforholdet til mærket ikke er helt "klarlagt". Den danske fuldmægtig samt det cubanske selskab er helt på det rene med situationen, hvorefter den cubanske regering i 1960 konfiskerede eller eksproprierede det cubanske Bacardi-selskab samt diverse ejendom bl.a. omfattende Bacardi destilleriet og selskabets hovedsæde i Santiago, Cuba samt en kontorbygning i Havana, tre HATUEY-bryggerier samt diverse HATUEY-varemærker. Retten til det her omhandlede varemærke er således ganske "klarlagt", og det er selvfølgelig baggrunden for, at indsigerne forsøger at undgå en yderligere begrænsning af rettighederne.

Det var på samme baggrund, at indsigerne nedlagde indsigelse mod den tidligere ansøgning VA 5888/1989, der angik et stort set identisk varemærke. Det blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 10. oktober 1990, og ansøgningen blev afslået i medfør af den tidligere varemærkelovs §14, stk. 1, nr. 7. Jeg henviser til de i sagen værende indlæg samt det omfattende bilagsmateriale. En bestemmelse svarende til den tidligere varemærkelovs §14, stk. 1, nr. 7 findes ikke i den gældende varemærkelov, men det findes fortsat urimeligt, om det cubanske selskab med den ovenfor nævnte viden om indsigernes ældre rettigheder alligevel skulle kunne opnå registrering af indsigernes varemærke her i landet.

Indsigernes rettigheder i henhold til lovgivning om ophavsret fastholdes fortsat. Patentdirektoratet har tidligere anerkendt indsigernes ældre rettigheder til mærket, og det findes fortsat utvivlsomt, at der til mærket er knyttet ophavsret. Denne tilkommer indsigerne, og som følge deraf bør registreringen også kendes ugyldig, jf. varemærkelovens §14,

Den indleverede skrivelse fra Bryggerigruppen A/S (Brewery Group Denmark A/S) dateret den 26. august 1994 taler faktisk for sig selv, uanset at det cubanske selskabs danske fuldmægtig forsøger at rejse tvivl om indholdet. Uanset at én person har underskrevet, er det en udtalelse på vegne et af Danmarks største bryggerier med omfattende eksport og i øvrigt kendskab til såvel det danske marked som udenlandske markeder. På denne baggrund taler svaret for sig selv, og der kan ikke være tvivl om, at det omhandlede mærke er vitterligt kendt som tilhørende indsigerne. Det kan i denne forbindelse ikke være afgørende, hvor mange personer der har et bestemt kendskab, men om den pågældende branche som sådan har kendskab til mærket. Bryggerigruppen A/S udgør en stor del af branchen og har det fornødne tilbundsgående kendskab til den. Der henvises igen til varemærkelovens §15, stk. 2, nr. 4.

Jeg skal til slut foruden at henvise til samtlige de i nærværende sag samt i den tidligere indsigelsessag indleverede skrivelser med bilag anføre, at der bør være hjemmel til at tage indsigelsen til følge, eventuelt efter varemærkelovens §14, nr. 1, og selv om det cubanske selskab tilsyneladende endnu ikke har taget det registrerede mærke i brug her i landet, ville en ibrugtagning utvivlsomt stride mod reglerne i markedsføringsloven, eftersom mærket allerede er kendt som tilhørende en anden virksomhed, nemlig Bacardi & Company Limited, Bahamas."

Hertil fremkom mærkeindehaveren den 13. marts 1995 med følgende bemærkninger:

"Indsiger hævder fortsat, at retten til det registrerede mærke, , tilkommer indsigerne, hvilket forsøges underbygget med dokumentation for anvendelse og registrering i en række lande. Endvidere fremfører indsiger en række indgreb, som skal have fundet sted i 1960. Det kan ikke betvivles, at sådanne indgreb ikke kan tolereres i et demokratisk samfund, men at inddrage disse indgreb i den foreliggende indsigelsesprocedure er næppe det rette forum for løsningen af den derved opståede konflikt, som nu har rundet sine 35 år. Da Danmark officielt har anerkendt staten Cuba, må en løsning søges ad diplomatiske kanaler.

Vi skal endnu engang minde om, at den tidligere varemærkelovs §14, stk. 1, nr. 7 ikke er gældende for varemærker, som er indleveret i henhold til den nu gældende varemærkelov, selv om dette kunne være ønskeligt for udenlandske varemærkeindehavere. Selv om der foreligger en bestemmelse, som kan forekomme urimelig, er det ikke i samklang med dansk praksis, at man med henvisning til en urimelighed forsøger uden om folketinget ad hoc at ville genindføre den tidligere varemærkelovs §14, stk. 1, nr. 7.

Indsigers påberåbelse af, at det registrerede mærke er "vitterligt kendt" som tilhørende indsiger, er fremdeles ikke underbygget, idet det fortsat må fremføres, at et varemærke for at kvalificere sig til betegnelsen "vitterligt kendt" må opfylde visse kvantitative mindstemål i form af en udbredt skare af personer her i landet, fx angivet som en tocifret procentdel af landets befolkning. Et sådant mindstemål er hverken påberåbt endsige dokumenteret. Den eneste dokumentation i så henseende er den fremsendte skrivelse fra Bryggerigruppen A/S undertegnet af dennes leder, som betragter det som overvejende sandsynligt, at de øvrige danske bryggerier har denne leders bekendtskab med indsigers mærke. Vi vil derfor fortsat hævde, at den såkaldte dokumentation er et yderst tvivlsomt aktstykke.

Såfremt indsiger med henvisning til varemærkelovens §14, nr. 1 fortsat mener, at det er direkte stødende, hvis registreringshaver kunne opretholde sin registrering her i landet, må den tidligere varemærkelovs §14, stk. 1 genindføres ved en revision af varemærkeloven.

Registreringhavers ret til det registrerede varemærke understreges i øvrigt af den nyligt afsagte Højesteretsdom, hvor:

Sagsøger påstod sagsøgte tilpligtet at ophøre med at benytte navnet og varemærket "Torro" og at slette varemærket "Torro" i Patentdirektoratet. Sagsøgte frifundet, da sagsøger ikke havde godtgjort ved ibrugtagning her i landet at have erhvervet ret til varemærket "Torro". (Dissens af 2 dommere, der begrundede samme resultat med, at sagsøgers varemærkeret var faldet bort).

Sammenfattende må det konstateres, at indsiger ikke har kunnet dokumentere nogen ret til varemærket som sådan, og da registreringen ikke er sket i strid med varemærkeloven eller bemærkningerne hertil, kan det kun lede til, at registreringen opretholdes. Vi henstiller derfor, at direktoratet afviser indsigelsen som helhed."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 30. juni 1995 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4 jf. stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det er forveksleligt med et udenlandsk varemærke, der var vitterlig kendt her i landet på tidspunktet for ansøgningen.

Det er direktoratets opfattelse, at indsigers mærke og VR 7904 1993 er forvekslelige. Begge mærker vedrører øl og der er således varesammenfald. Det er ligeledes vores opfattelse, at mærkelighed er til stede, idet begge mærker som det dominerende ord indeholder ordet HATUEY. Desuden er der stor lighed mellem de to figurer.

Indsiger har imidlertid ikke dokumenteret, at mærket HATUEY AND INDIAN HEAD device er vitterlig kendt i Danmark. Det er endvidere ikke direktoratets opfattelse, at indsigers mærke er vitterlig kendt her i landet i den i artikel 6b i pariserkonventionen angivne betydning, idet mærket i så fald skal være notorisk kendt, jf. herved Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, note 4.11., side 66.

Materialet indsendt i den tidligere indsigelsessag VA 5888 1989 viser ikke, at indsigers mærke har været anvendt i Danmark, eller at det også skulle være vitterlig kendt her i landet.

Erklæringen af 26 aug 1994 fra Brewery Group Denmark A/S viser alene, at gruppen er bekendt med maltproduktet MALTA HATUEY (og at dette produkt ejes og kontrolleres af Barcardi-familien), men ikke i hvilken årrække og i hvilket omfang et sådant kendskab har eksisteret. Det fremgår heller ikke, at mærket er kendt udenfor branchen. Der er intet i det fremsendte materiale, der i øvrigt dokumenterer, at mærket er vitterlig kendt i Danmark.

Indsigelsen kan således ikke tages til følge på dette punkt.

Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 5, er bl.a. varemærker, der indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et værk, hvortil en anden har ophavsret, udelukket fra registrering.

Af Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, side 115 fremgår det, at et varemærke (i form af et figurmærke) godt kan have en sådan udformning, at det isoleret set må opfattes som et kunstnerisk værk. Er mærket imidlertid oparbejdet som varemærke, bør mærket normalt alene bedømmes efter de varemærkeretlige regler. Dette skyldes, at det varemærkeretlige forvekslingskriterium, jf. § 4 og § 15, indeholder krav om såvel mærkelighed som varelighed. Kunne ophavsretten påberåbes, ville det sidstnævnte kriterium blive indholdsløst.

Indianerhovedet, der er den figur, der indgår i såvel indsigers som mærkeindehavers mærker må antages at være designet til brug som varemærke, nemlig som etiket på ølflasker. I dette tilfælde kan ophavsretten ikke påberåbes. Det af Dem fremdragne eksempel vedrørende figurmærket ACTION ( 7/90) er ikke parallelt til nærværende sag, idet den stilliserede løber, som det her drejede sig om, stammede fra en lærebog, og figuren var således ikke udformet specielt til at fungere som et varemærke fra starten af.

Den nedlagte indsigelse kan derfor ikke tages til følge på dette punkt.

Endelig anfører indsiger, at mærket rettelig tilkommer denne, idet det oprindeligt var indsiger, der ejede fabrikkerne på Cuba, hvor varerne solgt under indsigers varemærke blev produceret, og indsigers varemærke dermed blev benyttet.

Det fremgår af sagen, at bryggerierne beliggende på Cuba, der startede med at brygge HATUEY-øl, på et tidspunkt er blevet eksproprieret. Mærkeindehaver har herefter fortsat brugen af mærket, hvorimod indsiger forlod Cuba og først er startet med at brygge øl under mærket HATUEY adskillige år senere. Det kan således ikke lægges til grund, at alene én af parterne har adkomst til mærket."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 30. august 1995 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelse af 20. november 1995 har klageren bl.a. anført følgende:

" Det er indsiger Bacardi & Company Limited s opfattelse, at retten til det registrerede mærke, eller et i det væsentlige dermed identisk mærke, tilkommer indsigerne. Mærket, der benævnes HATUEY and Indian Head Device, har været anvendt internationalt af indsiger forud for prioritetsdatoen for den offentliggjorte registrering VR 7904/1993, nemlig ansøgningsdatoen den 16. januar 1992, og mærket anvendes fortsat. Mærket er registreret i en lang række lande, og ansøger er bekendt med de ældre rettigheder. Dette er ikke bestridt af ansøgers fuldmægtig.

Det er da også uomtvisteligt, at Bacardi & Company Limited tidligere har vundet en i det hele identisk indsigelse imod ansøgers tidligere varemærkeansøgning VA 5888/1989 for et i det væsentlige identisk mærke. Der henvises i denne forbindelse til bilag 1 og bilag 2. Indsigelsen blev afgjort under henvisning til den daværende varemærkelov s § 14, stk. 1, nr. 7, og sagen burde dermed have fundet sin endelige afgørelse. Ansøger indleverede imidlertid umiddelbart efter den nye lovs ikrafttræden den 1. januar 1992, nemlig den 16. januar 1992, en stort set identisk ansøgning, hvorfor indsiger nødsagedes til endnu en gang at nedlægge indsigelse. Indsiger havde ikke i mellemtiden selv taget skridt til at få varemærket registreret.

Da den nugældende varemærkelov ikke indeholder en bestemmelse svarende til den tidligere lovs §14, stk. 1, nr. 7, er der tilsyneladende åbnet mulighed for, at man kan tilegne sig andres varemærker, registrere dem og slippe godt fra det. Dette findes efter omstændighederne ikke rimeligt, og det ville være klart stødende imod almindelige retsbegreber, om registrering VR 7904/1993 blev opretholdt.

Ansøger har på intet tidspunkt bestridt, at de ældste rettigheder til det her omhandlede mærke tilhører indsiger. Det er heller ikke bestridt, at indsiger har ældre brugsrettigheder i udlandet, og at brugen har været kontinuerlig og vedvarer til dato. Det er endvidere ikke bestridt, at indsigers mærke er registreret i en række lande, og endelig er det heller ikke bestridt, at de ældste rettigheder til mærket tilkommer Bacardi & Company Limited. Som det er anført i min skrivelse af 9. januar 1995, bilag 9, blev indsigers cubanske bryggeri i 1960 konfiskeret eller eksproprieret med tilhørende lokale rettigheder bla. det her omhandlede varemærke, og det er på denne baggrund, at Tropicola S.A. nu forsøger at udstrække retten til andre lande.

Bacardi & Company Limited har fortsat aktiviteterne uden for Cuba, og jeg formoder, at alle vil være bekendt med selskabets aktiviteter. Varemærket BACARDI er mest kendt her i landet i forbindelse med "rom", og for så vidt angår det her omhandlede varemærke anvendes dette jo kun for "øl" (spansk: cerveza), der fortrinsvis sælges til de mange millioner eksilcubanere. Selvom produktet ikke aktuelt kan købes i Danmark, er varemærket vitterlig kendt i relevante kredse. Jeg vedlægger som bilag 12 kopi af indsigers varemærke, og som bilag 13 og bilag 14 vedlægges kopi af Chas. Hude s skrivelse af 15. august 1994 til Bryggerigruppen A/S, henholdsvis dette selskabs svar dateret den 26. august 1994. Det findes herefter dokumenteret, at indsigeres varemærke er vitterlig kendt her i landet i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning, jf. varemærkelovens §15, stk. 2 nr. 4.

Der henvises i øvrigt fortsat til varemærkelovens §14 nr. 5, eftersom det forekommer indlysende, at der til indsigers varemærke er knyttet ophavsretlig beskyttelse, uanset at der er tale om et aktuelt varemærke. Der henvises til mine bemærkninger i skrivelsen af 18. april 1994, side 3 (bilag 5) og min skrivelse af 29. august 1994, side 4 (bilag 7).

Det anføres endvidere, at den offentliggjorte registrering strider imod principperne i varemærkelovens §14, nr. 1, idet opretholdelse af registrering ville stride imod lov, den offentlige orden eller sædeligheden.

Denne lovbestemmelse kan også hjemle ugyldighed på grund af reglerne i markedsføringsloven, idet en ibrugtagning af mærket utvivlsomt ville stride mod reglerne i denne lov, eftersom mærket allerede er kendt, jf. ovenfor som tilhørende en anden virksomhed, nemlig Bacardi & Company Limited, Bahamas.

I Patentdirektoratets afgørelse af 30. juni 1995 (bilag 11) fremgår det klart side 2 nederst og side 3 øverst, at de to mærker er forvekslelige. Der er såvel mærkelighed som varelighed.

Imidlertid vil Patentdirektoratet ikke anse indsigers mærke for at være vitterlig kendt i Danmark. Dette finder indsiger og undertegnede efter omstændighederne ikke rimeligt. Det er ikke afgørende, om indsigers mærke har været anvendt her i landet. Erklæringen fra en af de største virksomheder i branchen, jf. bilag 14, findes at være tilstrækkelig.

Patentdirektoratet har ikke villet anerkende, at indsigers mærke nyder ophavsretlig beskyttelse. Dette findes imidlertid at være tilfældet, og der er da heller ikke tvivl om, at ophavsretten på grund af den ovenfor refererede historie må tilkomme indsiger Bacardi & Company Limited.

Det henstilles herefter endnu en gang høfligst til Patentankenævnet, at Patentdirektoratets afgørelse af 30. juni 1995 (bilag 11) omgøres, og at registrering VR 7904/1993 kendes ugyldig."

Mærkeindehaveren har den 2. maj 1996 imødegået anken og påstået klagen afvist.

Mærkeindehaveren anfører endvidere:

"Den af klager anførte sagsfremstilling med tilhørende bilag kan stort set anerkendes, idet det dog skal tilføjes, at klager på ikke efter nedlæggelse af den oprindelige indsigelse, d. 10 dec 1990, og først d. 9 aug 1994 (VA 5500/1994), har forsøgt eller udfoldet bestræbelser på at registrere det af klager påberåbte mærke.

Klager anfører, at retten til det registrerede mærke tilkommer indsigerne, og at mærket fortsat anvendes og er registreret i en lang række lande. Dette skal ikke bestrides, men samtidig må det for fuldstændighedens skyld oplyses, at registreringshaver ligeledes kan anføre det samme om mærket, nemlig at retten til det registrerede mærke tilkommer registreringshaver, og at mærket fortsat anvendes og er registreret i en lang række lande. Dette er ligeledes dokumenteret i bilag A D, hvor Bilag A er en liste over registreringshavers registreringer eller anmeldelser af mærket opstillet efter lande; Bilag B er en gengivelse af et italiensk tidsskrift med angivelse af en tysk agent (hvor mærket er registreret); Bilag C er en kopi af en "London Drinking Guide", som bl. a. anmelder registreringshavers produkt og gør opmærksom på oprindelseslandet Cuba; og Bilag D er en kopi af et spansk tidsskrift med en annonce for registreringshavers produkt forsynet med det registrerede mærke.

Klagers påberåbelse af den tidligere indsigelsesafgørelse imod den forrige ansøgning er som sådan korrekt, idet denne indsigelsesafgørelse blev truffet på basis af den dengang gældende varemærkelovs bestemmelse i § 14, stk. 1, nr. 7), jvf. Varemærkelov nr. 211 af 11 juni 1959. Indsigelsesafgørelsen som sådan skal ikke bestrides, men den skal ikke benyttes som argumentation for, at bestemmelsens omfang skal udstrækkes til at omfatte mærker, som er indleveret efter den nye varemærkelov.

Klagers konstatering af den nugældende lovs mulighed for at registrere mærker er rigtig, men tilføjelsen: "og slippe godt fra det" mere end antyder, at den gennemførte registrering er ulovmedholdelig. Intet kunne være mere forkert, idet det i bemærkningerne til den nugældende varemærkelov i spalte 1916 er anført: "Den gældende lovs [1959-loven] §14, stk. 1, nr. 7, er udgået, da man har fundet, at den giver en for vidtgående beskyttelse af udenlandske mærker. Det særlige spørgsmål omkring agentvaremærker må løses efter parternes aftale og i overensstemmelse med almindelige konkurrenceretlige grundsætninger, jf. herved Pariserkonventionens artikel 6 g". Lovens ophavspersoner har altså ment, at den tidligere lov i urimelig grad tilgodeså udenlandske mærkeindehavere, som ikke seriøst udfoldede bestræbelser på at registrere deres mærker her i landet. Dette være anført til imødegåelse af klagers opfattelse af, at registreringen er stødende mod almindelige retsbegreber. Det kunne med lige så stor ret gøres gældende, at det er stødende mod almindelige retsbegreber, at ansøgere, som i USA indleverer en såkaldt "Intent To Use"-ansøgning under påberåbelse af prioritet fra fx Danmark, kan opleve at andre kan tilegne sig det samme varemærke ved blot i USA at bruge det samme mærke for de samme varer eller tjenesteydelser.

Det er ikke helt korrekt, når det anføres, at ansøger på intet tidspunkt har bestridt, at de ældste rettigheder til det her omhandlede mærke tilhører indsiger. Det er tidligere blevet gjort klart, at mærket opstod og havde sin oprindelse i Cuba, og at mærket er blevet anvendt uafbrudt i Cuba gennem en årrække på mere end 35 40 år. I samme periode har klager tilsyneladende ikke anvendt mærket over længere tidsrum, hvorfor det med rette kan anføres, at mærket er cubansk. Dette er tillige understreget af figurelementerne, som afbilder et hoved af en cubansk indianer. Det har med andre ord ikke været nødvendigt for registreringshaver at bestride de af klager fremførte påstande, da de konkrete forhold taler stik imod disse påstande. Den omstændighed, at der på et tidspunkt er gennemført en ekspropriering af det cubanske bryggeri, har intet med dette bryggeris varemærkeret at gøre, idet varemærkeretten dels er og har været bryggeriets ejendom, også inden eksproprieringen, og at denne varemærkeret ved eksproprieringen var en del af det bo, som blev eksproprieret.

Spørgsmålet om ekspropriering eller lignende skal, som tidligere anført, ikke løses gennem påberåbelse af bestemmelser fra en tidligere varemærkelov, men må løses gennem diplomatisk aktivitet, hvorved en privatisering eller et joint venture eventuelt kan overtage registreringshavers virksomhed sammen med varemærkerettighederne. Her kunne klager eventuelt indtage en favorabel position som samarbejdspartner, da klager åbenbart har registreringer i en række lande.

Med hensyn til begrebet "vitterligt kendt" skal vi, i lighed med Patentdirektoratets afgørelse i indsigelsen, henvise til Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, note 4.11., side 66, hvor forskellen mellem "velkendt" og "vitterligt kendt" nærmere omtales. Det fremgår heraf, at en nødvendig betingelse for at fastslå, at et mærke er "velkendt", er at mærket i det mindste har været i brug her i landet; og med en henvisning til bilmærket "Rolls Royce" stiller man sig tilfreds med en brug af beskeden størrelse, men altså en konstateret brug. Selv efter den nugældende varemærkelov fordres der brug, hvilket belyses med eksemplet om "Cordon Rouge" med en markedsandel på ca. 7%.

De mærker, som er "vitterligt kendt" ifølge Pariserkonventionen Artikel 6bis, nyder beskyttelse internationalt. Dette medfører, at et "vitterligt kendt" mærke internationalt skal være registreret for den samme mærkeindehaver eller med denne samarbejdende partnere. Derved kan der ikke indrømmes plads til andre mærkeindehavere i en række forskellige lande, da sådanne registreringer burde imødegås med tilsvarende indsigelser eller omstødelser, såfremt den, som opfatter sig som den rette indehaver kan påvise ""ond tro"" Det vil formentlig være umuligt at påvise ond tro, hvis en registreringshaver af myndighederne i sit hjemland er blevet tilskyndet til at foretage sådanne registreringer. Derved er vi tilbage ved de diplomatiske bestræbelser. Konklusionen af note 4.11. er, at enten er det notorisk, at mærket er kendt, eller også er det ikke. Med registreringshavers mange registreringer er det notorisk, at mærket ikke er kendt ifølge Pariserkonventionen Artikel 6bis, og da mærket ejheller kan være "velkendt" på grund af manglende brug her i Danmark, må det konkluderes, at mærket her i Danmark ikke er kendt under nogen form, hvilket yderligere finder støtte i den kendsgerning, at registreringen ikke er begæret registreret af en dansk person eller virksomhed.

Klagers påberåbelse af ophavsret til mærket er blevet behandlet af Patentdirektoratet i dets afvisning af indsigelsen. Denne ophavsret kan med lige stor ret gøres gældende i modsat retning, eftersom det ubestridt er et mærke af cubansk oprindelse med et indianerhoved fra en cubansk stamme. Det må derfor antages, at registreringshavers langvarige anvendelse af mærket både før og efter ekspropriationen ikke har været vildledende, hvorimod klagers anvendelse af mærket for varer fremstillet i USA ville udgøre en vildledning af det købende publikum, som derved ville blive bragt til at tro, at de varer, som var mærket med varemærket, skulle være af cubansk oprindelse. Det må derfor være overvejende sandsynligt, at ophavsretten til det registrerede mærke, såfremt en sådan eksisterer, hører hjemme hos registreringshaver.

Klager påberåber sig yderligere varemærkelovens § 14, 1), som udelukker mærker fra registrering, såfremt de strider mod lov, Denne bestemmelse kan imidlertid ikke anvendes i det foreliggende tilfælde, da markedsføringsloven ikke kan tilkende nogen rettighed til et mærke, som ikke har været i brug og som ikke er kendt, således at der ikke foreligger en konkurrencesituation. Selv om en benyttelse skulle blive påbegyndt nu, vil den under alle omstændigheder tidsmæssigt ligge efter indleveringen af ansøgningen for den foreliggende registrering, nemlig 16 jan 1992.

Klager finder det efter omstændighederne ikke rimeligt, at Patentdirektoratet ikke vil anse klagers mærke for at være "vitterligt kendt". Dette kan Patentdirektoratet imidlertid ikke, jvf. ovenstående deduktioner, og det er stridende mod den hidtil fremførte praksis, når klager anfører, at det ikke er afgørende, om indsigers [klagers] mærke har været anvendt her i landet. Hertil skal vi endnu engang henvise til Højesteretsdommen U1995.14H, hvor nødvendigheden af brug understreges med ordene: "da sagsøger ikke havde godtgjort ved ibrugtagning her i landet at have erhvervet ret til varemærket".

Vi skal henstille, at klagen afvises, og at den foreliggende registrering herefter opretholdes."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 11. februar 1998.

For klageren (indsiger) mødte cand.jur. Kaj L. Henriksen.

For indklagede (mærkeindehaveren) mødte advokat Henrik Hornsleth og civilingeniør Jens-Holger Stellinger.

Parterne procederede sagen overvejende med henvisning til de fremlagte processkrifter.

Indklagede henviste til støtte for varemærkeregistreringens opretholdelse yderligere til varemærkelovens § 7.

Ankenævnet skal udtale:

Den indankede afgørelse blev truffet af Patentdirektoratet den 30. juni 1995. Ankenævnet finder, at Patentdirektoratets afgørelse var rigtig i henhold til den på det tidspunkt gældende varemærkelov.

Da registreringsproceduren først kan anses for afsluttet, når en verserende indsigelsessag eller ankesag er endeligt afgjort, finder ankenævnet at burde basere sin afgørelse i sagen på den nu gældende varemærkelov, der er trådt i kraft den 1. januar 1997. Ankenævnet finder hjemmel herfor i ikrafttrædelsesbestemmelsen i ændringsloven lov nr. 1201 af 27. december 1996 og i lovforslagets bemærkninger til denne ikrafttrædelsesbestemmelse.

I henhold til den nu gældende varemærkelovs § 15, stk. 3, litra 3, er det i denne sag foreløbigt registrerede varemærke udelukket fra registrering, hvilket Patentdirektoratet allerede fastslog i medfør af en tilsvarende lovbestemmelse i varemærkeloven af 1959 i en tidligere tilsvarende sag mellem parterne.

Med henvisning hertil, og idet varemærkelovens § 7 efter alt foreliggende ikke findes at kunne føre til noget andet resultat,

bestemmes:

Varemærkeregistrering VR 7904 1993 erklæres ugyldig.

 

Michael Dorn

Finn Mikkelsen

J.C. Warnich-Hansen